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Patentes y protección de otras creaciones

Finalidad del Derecho de patentes

El Derecho de patentes lo que pretende es impulsar el progreso tecnológico dentro de un mercado de libre competencia. Y para conseguir esa finalidad lo que se hace es establecer una especie de pacto entre el inventor y el Estado. El inventor describe su invención de tal forma que cualquier experto en la materia pueda ponerla en práctica y entrega esa descripción en la oficina administrativa correspondiente, para que esa descripción pueda ser conocida por los terceros interesados en ella. A cambio el Estado atribuye al inventor el derecho exclusivo a producir y comercializar el objeto de su invención durante un tiempo limitado.

El Estado obtiene el conocimiento y la descripción del invento, lo cual le permite hacerlo público con dos consecuencias fundamentales: en primer lugar, que quienes están investigando en ese sector conocen el invento y pueden tenerlo en cuenta para seguir desarrollando sus investigaciones, o bien dejar de investigar algo que ya ha sido inventado; y en segundo término, la descripción permitirá, una vez terminado el plazo de duración del derecho exclusivo, que cualquier interesado pueda poner en explotación el invento.

Este sistema tiene sentido sólo dentro de un sistema de libre competencia. En efecto, al otorgarle un derecho exclusivo de explotación, se pone al titular de la patente en una posición privilegiada dentro del mercado, puesto que nadie puede competir con él explotando la misma invención mientras dura la patente.

Pero, por otra parte, el otorgamiento de las patentes, sirve para regular la competencia en el campo tecnológico.

Si la patente no existiera, sería difícil que ningún empresario invirtiera en investigación. La razón es evidente. Si después de hacer gastos cuantiosos en investigación se obtiene un invento, y cualquier competidor puede copiarlo y explotarlo en el mercado, entonces no habría empresario que estuviera interesado en hacer esa inversión en investigación, porque al final su posición en el mercado sería peor que la del competidor que le copia. El competidor que le copia no tiene que amortizar gastos de investigación, por lo cual puede ofrecer su producto más barato. Por el contrario, quien ha tenido que financiar la investigación tiene que amortizar esos gastos, y si no tiene el derecho exclusivo de explotación, tendría que vender el producto más caro que el competidor que no tuvo esos gastos.

En definitiva, por tanto, el derecho de patentes sirve para promover el progreso tecnológico e industrial dentro de un marco de libre competencia, y esa libre competencia no es posible en el ámbito tecnológico si no existiera el derecho de patentes.

Legislación y convenios internacionales

Tradicionalmente, la invención tenía que ser y sigue teniendo que ser protegida por medio de patentes en cada uno de los países donde se quiere obtener el derecho exclusivo. Así, cada país establece una regulación de patentes, lo que lleva a que las leyes de patentes no sean uniformes en su contenido.

Junto a la ley nacional existe un convenio internacional importante, el Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial (1883), cuyo Acta de Estocolmo de 1967 es el vigente en España.

Este Convenio se basa en dos principios:

  1. la aplicación del principio de trato nacional, y

  2. el establecimiento de un mínimo de protección que han de respetar las legislaciones de los Estados miembros del Convenio.

En España, la regulación de patentes se encuentra básicamente en la Ley de 20 de marzo de 1986 modificada por RDL 8/1998, por la Ley 10/2002, y por la Ley 9/2006.

En los últimos tiempos la situación está cambiando rápidamente. Por un lado se están llevando a cabo acuerdos de integración regional para la creación de mercados supranacionales, como la UE. Dado que la patente, al igual que los otros títulos de propiedad industrial, se vincula directamente con el mercado, la ampliación a un mercado supranacional exige la adaptación de esos títulos de propiedad industrial, de tal manera que se creen títulos que sirvan para otorgar el derecho exclusivo para todo el mercado supranacional. Y por otra parte, han de adoptarse también reglas que impidan que los títulos nacionales de propiedad industrial sirvan para compartimentar ese mercado supranacional. Precisamente por ello, han aparecido instrumentos como el Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas (Convenio de la patente europea) de 1973 revisado por Acta de 2000, que permite la obtención de patentes nacionales para distintos Estados europeos, entre ellos los Estados miembros de la UE a través de un procedimiento único. Y el Convenio de Luxemburgo de la patente única comunitaria de 1975 (todavía no ha sido aprobado).

También se lleva a cabo una aproximación de las legislaciones nacionales con el fin de que no existan diferencias fundamentales entre ellas. E igualmente se instituye con gran fuerza el denominado "agotamiento del derecho de patente" (igual que el agotamiento de los otros derechos de propiedad industrial), con el fin de que los derechos nacionales de propiedad industrial no lleguen a servir como un instrumento de compartimentación artificial del mercado supranacional. El agotamiento comunitario del derecho de patente fue ya declarado por la STJCE 1974.

Pero incluso más allá del fenómeno de estas integraciones regionales, la mejora extraordinaria de los medios de comunicación y de información a nivel mundial producen lo que se ha venido a denominar la globalización del mercado. Se tiende efectivamente, a la integración de un gran mercado mundial. Y esto tiene una gran trascendencia en todos los ámbitos, entre ellos el de la propiedad industrial. Si efectivamente ha de irse a un mercado mundial globalizado, es indispensable entonces que se establezcan unos mínimos homogéneos de protección de las patentes y los restantes derechos de propiedad industrial en todo ese mercado mundial, con el fin de que las diferencias de protección en unos y otros países no distorsionen el funcionamiento del mercado, y no creen barreras artificiales para los intercambios comerciales.

Esa es la función que pretenden cumplir las normas incluidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech de 1994, denominado Acuerdo ADPIC (en las siglas españolas) o TRIPS (en las siglas inglesas), que está ratificado por España y por la UE. El acuerdo ADPIC lo que pone de manifiesto es que nos encaminamos a un gran mercado mundial globalizado de la tecnología, dentro del cual se tiende a la existencia de niveles de protección homogéneos en todos los países.

Debe tenerse en cuenta, además, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), firmado en Washington 1970 y ratificado por España, que permite tramitar, por medio de una única solicitud, patentes en los distintos Estados miembros del Tratado que haya designado el solicitante. Las distintas patentes nacionales se conceden en cada país por el organismo nacional competente en materia de propiedad industrial.

La vigente Ley de Patentes de 1986 reproduce literalmente lo dispuesto en el Convenio de la patente europea (CPE), de Múnich de 1973 en la parte relativa a los requisitos de patentabilidad (arts. 52 a 57 CPE), a los requisitos subjetivos para la obtención de patentes (arts. 58 a 62 CPE), duración y alcance de la protección de la patente (arts. 3, 64 y 67 a 69 CPE) y causas de nulidad (art. 138 CPE). En las restantes materias la Ley sigue literalmente lo dispuesto en el Convenio de la patente comunitaria en las partes reguladas por ese Convenio, aunque éste no esté todavía en vigor. Además, la LP ha incorporado a su articulado lo dispuesto en la Directiva comunitaria sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (Ley 10/2002) y la Ley 19/2006 ha modificado parcialmente las acciones que puede ejercitar el titular de la patente, trasponiendo lo dispuesto en la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Ello significa que la exposición que se hace sobre la Ley española es aplicable igualmente al Convenio de la Patente Europea, puesto que coincide la regulación de ambos. Ahora bien, aun cuando la patentabilidad y requisitos subjetivos del solicitante de la patente coinciden en la Ley de Patentes y en el Convenio de la Patente Europea, no debe ignorarse que la jurisprudencia emanada de la Oficina Europea de Patentes no vincula a los Tribunales españoles, aunque tiene un valor como referencia doctrinal altamente cualificada.

Es importante tener en cuenta que, en virtud de lo dispuesto en los RD 812/2000 y 996/2001 dictados al amparo de la DT 5ª de la LP, el sistema de concesión de las patentes por la OEPM dejó de ser un sistema donde lo único que hacía la OEPM era el informe sobre el estado de la técnica, para ser un sistema de concesión en el que el solicitante puede optar bien por la concesión de la patente solamente con informe del estado de la técnica y sin examen previo, bien por la concesión con examen previo realizado por la OEPM de la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad inventiva del objeto para el que se solicita la patente.

Requisitos de patentabilidad

Son requisitos positivos de patentabilidad la exigencia de que el objeto patentable sea una invención industrial, ejecutable, nueva y con actividad inventiva (CPE). Pero, además, existen unos requisitos negativos de patentabilidad, esto es, hay determinadas invenciones industriales que aunque reúnan los requisitos positivos de patentabilidad, está prohibida la concesión de patentes para ellas.

Ha de ser una invención, es decir, una regla para el obrar humano, en la que se indique qué operaciones hay que hacer para obtener un resultado determinado. No son por tanto patentables los simples descubrimientos en que no se da una regla para el obrar humano, sino en que se constatan elementos o fenómenos que están en la naturaleza o características o fenómenos de los mismos.

Pero no todas las invenciones son patentables, sino sólo las invenciones industriales que según los arts. 4.1 LP y 52.1 CPE son susceptibles de aplicación industrial (arts. 9 LP y 52.4 CPE).

Una invención industrial es una regla en la que se indica la forma en que hay que operar con determinadas materias o fuerzas de la naturaleza para conseguir un resultado concreto y útil, es decir, que sirva para satisfacer alguna necesidad humana.

No son patentables ni los descubrimientos ni las invenciones que no son industriales, por ejemplo las que se refieren a planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico comerciales, ni tampoco los programas de ordenadores (arts. 4.2 LP y 52.2 CPE). Tampoco pueden considerarse invenciones industriales aquellas que se refieren a métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico (arts. 4.4 LP y 52.4 CPE).

Invenciones industriales cuya patentabilidad está prohibida, esto es, por carecer de los requisitos negativos de patentabilidad. Son aquellas que se refieren a invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres; las variedades vegetales, las razas animales y los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales (arts. 5 LP y 53 CPE).

La tendencia en estos momentos es, sin embargo, a interpretar muy restrictivamente estas excepciones a la patentabilidad. De tal manera que ya se admite en las resoluciones de la Oficina Europea de Patentes de Munich la patentabilidad de plantas o de animales, interpretando siempre de manera muy restrictiva la prohibición de patentar las variedades vegetales o las razas animales. Y por otra parte se considera en general que cuando en un procedimiento biológico ha sido decisiva la intervención del hombre para producir el resultado que se obtiene, ese procedimiento no puede considerarse como esencialmente biológico y no cae, por tanto, bajo la prohibición de patentar, a la que se ha hecho referencia anteriormente.

Así pues, son patentables las invenciones industriales, excepto aquellas cuya patentabilidad está expresamente prohibida.

Por supuesto, una invención industrial tiene que ser necesariamente ejecutable, y lo es cuando un experto normal en la materia a la que se refiere la invención, haciendo las operaciones descritas en ella obtiene el resultado previsto (arts. 25.1 CP y 83 CPE). Si la invención no es ejecutable, entonces no estamos ante una auténtica invención y faltaría por lo tanto un requisito de patentabilidad.

Una invención para ser patentable necesita ser nueva y tener actividad inventiva. Realmente, estas exigencias parecen obvias, si estamos hablando de una invención. ¿Cómo sería posible hablar de una invención que no fuera nueva y tuviera actividad inventiva? Lo que ocurre es que la Ley, al establecer estas exigencias, lo que pretende es dar seguridad jurídica, es decir, definir lo que entiende por novedad y lo que entiende por actividad inventiva, de manera que sea fácil para cualquiera determinar qué es lo que debe considerarse como nuevo y con actividad inventiva.

Estos requisitos, la novedad y la actividad inventiva, pueden considerarse como requisitos comparativos de patentabilidad, porque para determinar su existencia es preciso comparar la invención que se pretende patentar con el estado de la técnica existente en la fecha de prioridad de la solicitud de patente. Son requisitos comparativos porque para determinar si existen debe establecerse una comparación. La comparación entre la invención tal como aparece descrita en la solicitud de patente, por una parte, y, por otra lo que ya era conocido en ese momento. Lo que ya era conocido en ese momento es algo que define la propia Ley como el "estado de la técnica".

Es pues, fundamental la determinación del momento exacto en que debe producirse la comparación. Ese momento es, como regla general el de la fecha de presentación de la solicitud de patente en la Oficina de Patentes. Pero hay supuestos en los que esa fecha no es la determinante.

Fundamentalmente hay que tener en cuenta lo que se denomina la prioridad unionista. Esto es la prioridad que se determina por lo dispuesto en el art. 4 del Convenio de la Unión de París. Según ese artículo, si se presenta en un país de la Unión una solicitud de patente para un invento, el solicitante o sus causahabientes pueden solicitar patentes para ese mismo invento en los restantes países de la Unión, durante un plazo de 12 meses, con la ventaja de que la fecha de prioridad de esas solicitudes se retrotrae a la primera fecha de presentación.

Así pues, ha de compararse la invención tal como aparece descrita en la solicitud de patente, con el estado de la técnica que existía en la fecha de prioridad. Y el estado de la técnica está integrado por todo lo que antes de esa fecha se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio (arts. 6.2 LP y 54.2 CPE).

En definitiva, todo aquello que en todo el mundo se había hecho accesible al público se considera que ya era conocido y que ya estaba integrado en el estado de la técnica. Obsérvese, por tanto, que se trata de una ficción legal, establecida en favor de la seguridad jurídica.

Tenemos, por una parte, la descripción de la invención que ha de figurar en la solicitud de patente y esa descripción hay que compararla con el estado de la técnica, que es todo lo que antes de la fecha de prioridad había sido accesible al público en todo el mundo, y además las solicitudes españolas anteriores de patentes o de modelos de utilidad aunque no se hubieran hecho públicas, siempre que den lugar a la concesión de la correspondiente patente o modelo de utilidad.

¿Y cómo debe establecerse esa comparación? A estos efectos es muy importante la distinción entre novedad y actividad inventiva. Evidentemente si la regla técnica que se pretende patentar ya estaba contenida en el estado de la técnica carecerá de novedad (arts. 6.1 LP y 54.1 CPE). Pero a menudo lo que ocurre es que esa regla técnica no estaba contenida en el estado de la técnica exactamente igual que se describe en la solicitud de patente, sino con distintas modificaciones; combinándola con otras reglas técnicas que también eran conocidas, etc. Por eso es importante la exigencia de que la invención no sólo sea nueva, sino que también tenga actividad inventiva.

Se considera que la invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (arts. 8.1 LP y 56 CPE). Es decir, que la novedad se juzga comparando la invención para la que se solicita la patente con cada uno de los conocimientos o reglas técnicas incluidos en el estado de la técnica individualmente considerados. Pero la actividad inventiva se juzga tomando en cuenta el conjunto del estado de la técnica y la capacidad que un técnico medio tiene de relacionar los distintos conocimientos que aparecen en ese estado de la técnica.

Hay supuestos excepcionales en los que determinados conocimientos o reglas técnicas que deberían estar incluidos en el estado de la técnica, sin embargo no pueden incluirse en él para destruir la novedad o la actividad inventiva de la invención. Son los casos a los que se refieren los arts. 7 LP y 55 CPE, esto es, cuando se trata de anticipaciones ocurridas en los 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud de patente, que han sido consecuencia directa o indirecta de un abuso evidente frente al solicitante o su causahabiente, o de que el solicitante o su causante hayan exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas. La LP añade, además, otro supuesto, esto es, cuando la divulgación haya sido consecuencia de los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento [art. 7 c) LP].

Sabemos, pues, qué es lo que se puede patentar. Ahora hay que determinar quién puede solicitar la patente, es decir, los requisitos subjetivos del solicitante de la patente, quién tiene derecho a la patente.

Requisitos subjetivos para la obtención de una patente

Tienen derecho a la patente el inventor o sus causahabientes (arts. 10.1 LP v 60.1 CPE). Ahora bien, el inventor no tiene un derecho absoluto a obtener una patente para su invento. Porque si otra persona ha realizado independientemente el mismo invento y ha presentado la solicitud de patente antes, entonces el inventor que solicitó después la patente para la misma invención no tendrá derecho a obtener la patente, por la razón fundamental de que su solicitud es posterior, lo que implica que en el momento de ser presentada la invención ya carece del requisito de novedad.

Si la solicitud de patente ha sido presentada por persona que no tiene derecho a obtener la patente, quien tiene ese derecho podrá ejercitar las acciones judiciales correspondientes solicitando continuar a su nombre la solicitud presentada, presentar una nueva solicitud para la misma invención pero con la misma prioridad de la solicitud de quien no tenía derecho a la patente o que esa solicitud sea rechazada (art. 11 LP). Si la patente ya hubiera sido concedida, entonces la persona cuyo derecho a obtener la patente ha sido violado podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente o solicitar que sea declarada la nulidad de la misma [arts. 112.1 d) LP y 138.1 CPE].

En la inmensa mayoría de los casos las invenciones no las realizan inventores autónomos, sino que las invenciones son realizadas casi siempre como consecuencia de tareas de investigación dentro de las empresas. Por eso la inmensa mayoría de las patentes se solicitan para las que se denominan invenciones laborales. Pues bien, en el caso de que la invención sea realizada por un trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con una empresa, y sea fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, entonces el derecho a la patente pertenece al empresario (art. 15.1). La STS 1999 ha declarado que la relación de servicios a que se refiere el art. 15.1 no tiene por qué ser una relación laboral ni haberse formalizado por escrito, y que corresponde a la empresa la titularidad de una invención aunque pudiera haber sido ideada por el inventor antes de su incorporación a la empresa, pero que se concluyó cuando estaba ya vigente la relación laboral. Puede ocurrir, sin embargo, que en determinados casos un trabajador que no ha sido contratado para investigar, realiza sin embargo una invención, pero utilizando conocimientos adquiridos dentro de la empresa o medios proporcionados por ésta, de tal manera que esos conocimientos o esos medios hayan sido de importancia evidente para la realización del invento. En este caso no pertenece el invento al empresario, pero sí que puede pedir al inventor que se le trasmita la titularidad de la invención o puede pedir también reservarse un derecho de utilización de la invención. Este derecho a asumir la titularidad a cambio de una compensación económica o a reservarse un derecho de utilización es debido a la contribución que los conocimientos de la empresa o los medios facilitados por ésta han supuesto para la realización del invento (art. 17 LP).

En el caso de invenciones realizadas por profesores universitarios como consecuencia de su función investigadora en la Universidad, el derecho a la patente corresponde en principio a la Universidad, pero el profesor tiene derecho a la participación en los beneficios de la explotación, participación cuyo porcentaje y forma de cálculo deben fijar los Estatutos universitarios. Si la investigación es contratada con entidades ajenas a la Universidad, deberá ser el contrato el que determine a quién corresponderá la titularidad de las invenciones que se obtengan (art. 20 LP).

Por lo que se refiere a las invenciones del personal investigador de entes públicos de investigación, RD 55/2002 sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación.

Según el RD corresponde a los organismos públicos de investigación la titularidad de las invenciones realizadas por el personal investigador como consecuencia de las actividades desarrolladas en el ámbito específico de sus funciones (art. 2). A tal efecto debe notificarse al Director o Presidente del organismo la invención realizada con el fin de que éste se comprometa, en su caso, a solicitar la patente (o el modelo de utilidad) para el invento. Si no se manifiesta ese compromiso, el inventor podrá solicitar la patente en su propio nombre, reservándose el organismo una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita y el 20 por 100 de los beneficios que puedan producir por la explotación de aquélla (art. 3). Si el organismo solicita y explota la patente los beneficios se distribuyen en tres partes iguales, 1/3 para el organismo, 1/3 para el autor o autores de la invención y 1/3 conforme a los criterios que establezca el Consejo Rector del organismo (art. 4).

Solicitud y procedimiento de concesión

Solicitud de patente

Para obtener una patente es imprescindible presentar la solicitud correspondiente en España, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, o si se hace a través de la Oficina Europea de Patentes, ante la Oficina Europea de Patentes. Esto significa que la invención por sí sola no otorga el derecho exclusivo de patente, sino que la patente hay que solicitarla siempre.

Una solicitud de patente no puede comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de manera que integren un único concepto inventivo general (arts. 24.1 LP y 82 UPE). En la solicitud hay que incluir como un elemento fundamental la descripción del invento que permita la ejecución del mismo por parte de los terceros expertos en la materia a que se refiere la invención, y unida a esa descripción unas reivindicaciones. Naturalmente hay que pagar una tasa (arts. 21 y 25 LP y 78 y 83 UPE).

Las reivindicaciones, ellas delimita el solicitante lo que considera que constituye la invención sobre la que se le debe atribuir el derecho exclusivo (arts. 26 LP y 84 CPE). Por ello declara la STS 1996 que si en la reivindicación no se ha descrito el mecanismo que produce el beneficio práctico del invento, entonces la concesión de la patente no puede otorgar a su titular el derecho exclusivo de producción.

Tan importante son la descripción y las reivindicaciones, que para que pueda considerarse establecida la fecha de presentación de la solicitud, que es la determinante para el juicio comparativo sobre la novedad y la actividad inventiva, esa solicitud tiene que comprender la declaración de que se solicita la patente, la identificación del solicitante y una descripción y una o varias reivindicaciones (arts. 22.1 LP y 80 CPE). Si la solicitud no incluye esos elementos, entonces su presentación no servirá para fijar la fecha de prioridad que es determinante para establecer el estado de la técnica relevante para juzgar la novedad y la actividad inventiva.

Procedimiento de concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Con la solicitud se inicia el procedimiento de concesión. Lo primero que tiene que hacer la Oficina Española de Patentes y Marcas es examinar los requisitos formales; y también puede denegar ya la solicitud si faltan los requisitos de patentabilidad, salvo la novedad y la actividad inventiva, que no son, en principio, examinadas por la Oficina. La Oficina sólo puede denegar la patente por falta de novedad cuando esta falta de novedad es manifiesta y notoria; pero en ningún caso puede denegar la solicitud por falta de actividad inventiva (art. 31 LP). Es decir, que el examen de oficio se refiere a los requisitos formales y a los requisitos absolutos de patentabilidad, y excepcionalmente a la novedad cuando su falta sea manifiesta y notoria.

En síntesis, el sistema de concesión de las patentes por la OEPM, según el RD 996/2001 es el siguiente:

  1. Examen por la OEPM en el plazo de 8 días desde la recepción de la solicitud de los requisitos para otorgar a esa solicitud una fecha de presentación, esto es una fecha de prioridad (arts. 30 y 22 LP).

  2. Primer examen de oficio de los requisitos formales de la solicitud (art. 31 LP).

  3. Notificación en su caso al solicitante de la superación de ese primer examen y otorgamiento de un plazo de 15 meses desde la fecha de la presentación de la solicitud, para que pida la realización del informe sobre el estado de la técnica (art. 31.5 LP).

  4. Petición del solicitante, dentro de los 15 meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad unionista reivindicada, para que la OEPM realice el informe sobre el estado de la técnica (art. 33.1 LP). Si el solicitante no presenta esa petición dentro del plazo mencionado, se considera que la solicitud de patente ha sido retirada (art. 33.3 LP).

  5. Realización del informe sobre el estado de la técnica por la OEPM en un plazo de 3 meses desde que fue pedido. Una vez realizado el informe se notifica al solicitante y se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) (art. 34.5 LP).

  6. Ya realizado el informe sobre el estado de la técnica, la concesión puede seguir dos tramitaciones distintas, esto es, según decida el propio solicitante: procedimiento con examen previo o procedimiento sin examen previo. Para que pueda realizarse esa opción del solicitante se interrumpe el procedimiento de concesión y se abre un plazo de 3 meses siguientes a la publicación del informe sobre el estado de la técnica durante el cual el solicitante puede realizar la petición del examen previo. Si el solicitante manifiesta su voluntad de seguir con el procedimiento general de concesión, esto es sin examen previo, o si transcurre el plazo de 3 meses sin que pida el examen previo, entonces los trámites que seguirá el procedimiento de concesión serán los trámites correspondientes a la concesión sin examen previo. Por supuesto, si pide dentro del plazo marcado el examen previo, entonces el procedimiento será con ese examen (art. 36.3).

  7. En el procedimiento sin examen previo [de novedad y actividad inventiva] se siguen los siguientes trámites:

    1. Se publica en el BOPI la reanudación del procedimiento general de concesión (art. 36.3 LP).

    2. Cualquier persona puede hacer observaciones debidamente documentadas al informe sobre el estado de la técnica en el plazo de 2 meses (art. 36.1 LP y 30.1 del Reglamento).

    3. Se da traslado al solicitante de las observaciones formuladas al informe sobre el estado de la técnica para que él mismo, en el plazo de 2 meses, haga sus propias observaciones a ese mismo informe (arts. 36.2 LP y 30.2 del Reglamento).

    4. Una vez finalizado el plazo para las observaciones del solicitante, la OEPM concede la patente solicitada anunciándolo así en el BOPI y poniendo a disposición del público los documentos de la patente concedida, junto con el informe sobre el estado de la técnica y todas las observaciones y comentarios realizados a ese informe (art. 37.1 LP).

  8. En el procedimiento con examen previo [de novedad y actividad inventiva] se siguen los siguientes trámites:

    1. En los 2 meses siguientes a la petición del examen, que se publica en el BOPI, cualquier interesado puede oponerse a la concesión de la patente (art. 39.4 LP).

    2. Si no hay oposiciones y del examen realizado por la OEMP no resulta la falta de ningún requisito, se concede la patente anunciándolo en el BOPI y poniendo a disposición del público los documentos referentes a la patente concedida.

    3. Si como consecuencia del examen realizado la OEPM formula objeciones a la concesión o se hubieren formulado oposiciones por los terceros, se da traslado de las objeciones o de la oposición al solicitante de la patente para que pueda subsanar los defectos formales, modificar las reivindicaciones y contestar formulando las alegaciones pertinentes (art. 39.8 LP).

    4. Si el solicitante no realiza ningún acto para obviar las objeciones formuladas por la OEPM o por los terceros, la patente debe ser denegarla total o parcialmente. En los demás casos la OEPM, mediante resolución motivada, decidirá sobre la concesión total o parcial una vez recibida la contestación del solicitante.

    5. Si se resuelve la concesión de la patente se publicará en la forma ya mencionada anteriormente.

Procedimiento de concesión ante la Oficina Europea de Patentes

No puede olvidarse, sin embargo, que para obtener una patente en España es posible también solicitar la concesión de una patente europea ante la Oficina Europea de Patentes de Múnich. Esa solicitud tiene sentido cuando a través de ella se pretende conseguir la protección de la patente en varios de los países miembros del Convenio de la patente europea, entre los cuales se encuentran todos los Estados que forman la UE. Así pues, por medio de una única solicitud se puede obtener la concesión de patentes europeas para distintos Estados, los que se designen en la solicitud (Estados designados). De hecho es hoy lo más frecuente que una misma invención, cuando tiene cierta importancia económica, se intente proteger en diversos países, en todos aquellos en los que se pretenda explotarla. Para esa finalidad sirve la solicitud de la patente europea que permite obtener patentes en distintos Estados europeos mediante una única solicitud, con la particularidad de que la patente europea una vez concedida tiene en cada uno de los Estados designados el mismo régimen jurídico que se otorga por la Ley de Patentes nacional a las patentes solicitadas ante la Oficina de patentes del propio país (art. 64 CPE).

Una vez concedida la solicitud de patente europea, las patentes europeas correspondientes a los distintos Estados designados tienen autonomía entre sí y se someten a la legislación y a las resoluciones judiciales del Estado designado para el que han sido concedidas. Por ello se suele decir gráficamente que una única solicitud de patente europea da lugar al ser concedida a un haz de distintas patentes nacionales.

En España, que es miembro del Convenio de Múnich, rige, además del propio Convenio y su Reglamento, el Real Decreto 2424/1986 relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europeas.

Pues bien, es muy importante tener en cuenta que para que la patente europea produzca efectos en España el titular debe aportar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español del fascículo que contiene la descripción y reivindicaciones de la patente concedida, para que esta traducción se haga pública (arts. 7 y ss. del RD 2424/1986, en relación con el art. 65 CPE).

Por lo demás, el hecho de que la patente para España se solicite ante la Oficina Europea tiene importantes consecuencias, puesto que el procedimiento de concesión incluye en ese caso no sólo el examen de los requisitos formales (art. 91 CPE) y la elaboración de un informe de búsqueda europea (art. 92 CPE) equivalente al informe sobre el estado de la técnica, sino también un examen de oficio de la novedad y actividad inventiva (art. 96 CPE). Ello significa que, en principio, las patentes europeas son patentes más fuertes que las otorgadas hasta ahora por la Oficina Española, puesto que ésta no puede en general rechazar la concesión por falta de novedad o actividad inventiva si el solicitante no ha pedido la concesión con examen previo; la Oficina Europea sí que puede hacerlo y a tal efecto hace un examen previo de la novedad y actividad inventiva de la invención antes de conceder la patente. La patente europea concedida tiene pues la ventaja de haber sido examinada de manera completa en cuanto a su patentabilidad. Además, la patente europea tiene un plazo de 9 meses desde la fecha de publicación de la concesión para que los terceros puedan oponerse y solicitar que sea revocada la patente concedida (art. 99 CPE). En el procedimiento ante la OEPM sólo hay lugar para la oposición a la concesión de la patente si el solicitante opta voluntariamente por la concesión con examen previo de la suficiencia de la descripción, de la novedad y de la actividad inventivas.

Es sumamente importante tener en cuenta que tanto si la patente se ha concedido con o sin examen previo de la novedad y actividad inventiva, siempre puede ser objeto de una demanda de nulidad ante los Tribunales ordinarios. Por tanto, la resolución de conceder la patente, aunque haya sido después de examinar la novedad y la actividad inventiva, no impide que después pueda ser declarada nula por los Tribunales.

Derecho exclusivo de explotación

Protección conferida por la patente

Una vez concedida la patente, el titular de la misma, haya sido concedida por la OEPM o como patente europea por la Oficina de Múnich, tiene el derecho exclusivo de explotación sobre la misma por un plazo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (arts. 49 y 50 LP y 63 v 64 CPE). Pero ese derecho es un derecho de contenido negativo. Significa que el titular tiene derecho a impedirá los terceros cualquier acto de explotación comercial o industrial de la invención patentada. Tiene derecho a impedir a los terceros que sin su consentimiento fabriquen, ofrezcan, introduzcan en el comercio, utilicen o importen el producto objeto de la patente o lo posean con alguno de esos fines; o que utilicen el procedimiento objeto de la patente u ofrezcan esa utilización, o que ofrezcan, introduzcan en el comercio, utilicen o importen el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente, o lo posean para alguno de los fines antes mencionados (art. 50).

Ese derecho a impedir todas esas actividades realizadas sin autorización lo tiene el titular de la patente no sólo frente al fabricante o importador, sino frente a cualquiera que realice esos actos que entran dentro del ámbito del derecho exclusivo, sin necesidad de probar que quien realiza los actos prohibidos ha actuado con mala fe, es decir, que también se pueden prohibir esos actos a quien está actuando de buena fe. La buena o mal fe sólo tendrá relevancia a los efectos de una eventual condena por los daños y perjuicios causados.

Obsérvese que hay una diferencia que en la práctica tiene una gran trascendencia, según que la invención patentada sea un producto o sea un procedimiento [entonces el derecho de exclusiva comprende: el derecho a poner en práctica con fines industriales o comerciales el procedimiento mismo, y la explotación comercial o industrial de los productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado].

Pero hay que insistir en que el contenido del derecho de patente es fundamentalmente negativo; es el derecho a prohibir a los terceros que sin consentimiento del titular exploten la invención patentada. Esto significa, que el titular de la patente no tiene derecho por la simple titularidad de la misma a explotar la invención patentada. Tiene derecho a impedir a los terceros la explotación sin su consentimiento; pero no tiene necesariamente el derecho a explotar (art. 55 LP).

Puede ocurrir, y ocurre a menudo, que la invención patentada es una invención dependiente. En efecto, una patente dependiente es cuando la invención que constituye su objeto no puede ser explotada sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular; es, por ejemplo, una invención que consiste en una mejora o perfeccionamiento de otra patente anterior. En ese caso el titular de la patente dependiente tiene derecho exclusivo de carácter negativo, es decir, puede impedir que ningún tercero sin su autorización explote su invención. Pero, sin embargo, no tiene derecho a explotar él mismo su invención sin autorización del titular de la patente principal anterior de la que la suya es dependiente. Porque si lo hace así, es decir, si explota su invención que es dependiente de la protegida por una patente anterior, sin autorización del titular de esa patente, entonces estará violando esa patente anterior. A este tema se refiere el art. 56 LP. Y por ello es muy importante tener siempre en cuenta que el derecho exclusivo que se reconoce al titular de la patente es de carácter negativo, pero no da derecho por sí solo para explotar la invención patentada.

Entre las normas referentes al derecho exclusivo del titular de la patente es muy importante en la práctica la inversión de la carga de la prueba. El art. 61.2 LP dispone que si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado, y esa presunción se aplica aunque el demandado no sea el fabricante (STS 2005).

Esta norma es fundamental para el derecho exclusivo sobre procedimientos para la fabricación de sustancias químicas o farmacéuticas. El problema que se plantea a menudo para la protección de esas patentes consiste en que el procedimiento patentado no es puesto en ejecución dentro del territorio nacional, sino que se ejecuta en el extranjero y acceden por vía de la importación al territorio nacional los productos directamente obtenidos por el procedimiento. Naturalmente es muy difícil establecer la prueba de que esos productos han sido fabricados por el procedimiento patentado, cuando esa prueba exigiría comprobar los hechos en un país extranjero. Por ello, la ley adopta un planteamiento que facilita la protección del titular de la patente, consiste en establecer que si el procedimiento sirve para la fabricación de un producto nuevo, pero soló en ese caso, entonces se presume que todo producto de las mismas características ha sido fabricado por el procedimiento patentado. Es una presunción "iuris tantum", que admite la prueba en contrario, pero que permite proteger al titular de la patente cuando se importan los productos de esas características desde el extranjero y no se puede probar fácilmente que el procedimiento utilizado en la fabricación de los mismos es precisamente el procedimiento patentado.

Hay actos de utilización de la invención patentada que no están incluidos dentro del derecho exclusivo, fundamentalmente porque no pueden considerarse como tales actos de explotación. Así ocurre con los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales; los actos realizados con fines experimentales referidos al objeto de la patente; a la preparación de medicamentos realizada extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica, o al empleo del objeto de la invención patentada en medios de locomoción que estén en tránsito por el territorio nacional (art. 52 LP).

La excepción favorable a la investigación sobre el objeto de la patente es particularmente lógica, pues esa investigación sirve al progreso tecnológico que es precisamente la finalidad básica del propio Derecho de patentes.

Por último es preciso hacer notar que el titular tiene el derecho exclusivo para autorizar la introducción en el mercado de los productos obtenidos por la invención patentada, pero una vez que esa introducción en el mercado con su autorización ha tenido lugar se produce el denominado "agotamiento" del derecho de patente que consiste en que esos productos puestos en el mercado con autorización del titular puedan circular libremente y ser objeto de sucesivos negocios en el territorio nacional, sin que el titular de la patente tenga ya ningún derecho sobre ellos, porque su derecho, el derecho de patente, se agotó al introducir el producto en el mercado. El agotamiento del derecho se produce no sólo a nivel nacional, sino también a nivel comunitario según ha resuelto reiteradamente el TJCE.

Acciones por violación del derecho de patente

Para hacer valer su derecho exclusivo la LP (art. 63) otorga al titular de la patente acciones para exigir la cesación de los actos que violan el derecho del titular de la patente; la indemnización de los daños y perjuicios; el embargo de los objetos producidos o importados con violación del derecho del titular; la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados cuando sea posible; la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente, y la publicación de la sentencia condenatoria.

Las acciones para exigir la cesación de los actos de violación de la patente y evitar que prosiga ésta pueden ejercitarse también, cuando sean apropiadas, "contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir los derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción" (art. 63.3 LP introducido por la Ley 19/2006). Parece que con esta norma lo que se pretende es permitir que se ejerciten las acciones de cesación para evitar que prosiga la violación de la patente fundamentalmente frente a los prestadores de servicios de intermediación operativa en la sociedad de la información [net].

La acción para reclamar la indemnización de daños y perjuicios, cuestiones:

La LP establece una distinción fundamental, según la cual quien fabrique, importe objetos o utilice el procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente "estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados" (art. 64.1). Esto significa que quien introduce en el mercado el producto que viola la patente responde aunque no haya actuado con culpa o dolo. Se parte de la idea de que para una actuación como las mencionadas el operador económico tiene la obligación profesional de saber si lo que fabrica o introduce en el mercado viola o no viola una patente ajena. Se trata (STS 2005) de un supuesto de responsabilidad objetiva.

Por el contrario quienes realicen cualesquiera otros actos de violación de la patente sólo responden de los daños y perjuicios causados si hubieran sido previamente advertidos de la violación de la patente y requeridos para cesar en la misma o cuando en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia (art. 64.2 LP).

La indemnización de daños y perjuicios comprenderá: la pérdida que haya sufrido y el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho, debiendo incluirse en la cuantía indemnizatoria, en su caso, los gastos de investigación en los que haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción de su derecho de patente (art. 66.1 LP).

Teniendo en cuenta ese principio general sobre lo que debe comprender la indemnización de daños y perjuicios, la propia Ley establece dos criterios alternativos a elección del perjudicado para fijar esa indemnización:

  1. Los beneficios que el titular habría dejado de obtener por la competencia del infractor; en segundo término los beneficios que haya obtenido el infractor por la explotación del invento patentado, y por último la indemnización del daño moral aunque no se hubiera probado que éste hubiera dado lugar a un perjuicio económico.

    • De alguna manera parece que a través de esta vía del daño moral, sin que sea exigible la prueba del perjuicio económico, se atribuye al juez un amplio poder de discrecionalidad a la hora de conceder la indemnización al titular de la patente; se trata incluso de poder introducir por esta vía los denominados "daños punitivos", esto es, daños que exceden de los que hayan podido producirse y demostrarse de una manera efectiva.

  2. La indemnización de daños y perjuicios consiste en la cantidad a tanto alzado que como precio hubiera debido pagar el infractor al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiere permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho (art. 66.2.b, Ley 19/2006). En este caso no se incluye la indemnizar el daño moral, no obstante, sí se puede reclamar a través de los criterios generales Derecho, que permitieron reclamar daño moral en un caso de violación de marcas (STS 1999).

Atendiendo a la regulación legal a la que acaba de hacerse referencia, establecida por la Ley 19/2006 parece que se consolida legalmente la posibilidad de condenar a la indemnización de daños y perjuicios aunque éstos no hayan sido probados por quien ejercite la acción de violación de la patente, puesto que el recurso a la indemnización por daño moral así lo permite. Viene así a apoyarse legalmente la doctrina jurisprudencial según la cual la violación de un derecho exclusivo de propiedad industrial da lugar por sí misma y en todo caso a la producción de daños, daños in re ipsa [surge de los hechos mismos].

Para hacer valer sus derechos, la LP (arts. 129 y ss.) prevé también que puedan realizarse diligencias de comprobación de hechos que permiten al titular de la patentes establecer, con hechos probados por los cauces judiciales, que la violación está teniendo lugar, de manera que, en base a esas pruebas pueda presentar su demanda. Y también puede pedir medidas cautelares para conseguir poner fin de manera rápida a la violación de su derecho, aunque sea como medida provisional, o exigir la prestación de una fianza que garantice que en el caso de obtener una sentencia condenatoria podrá resarcirse de la indemnización de daños y perjuicios que se fije (art. 133 y ss. LP).

La patente como objeto de propiedad

Por supuesto, la patente una vez concedida, e incluso la solicitud de patente, constituyen bienes con un valor económico, que normalmente están integrados dentro del patrimonio empresarial. Y como cualesquiera otros bienes es posible disponer sobre ellos. Los medios fundamentales de disponer sobre las patentes consisten, o bien en la cesión de la patente (la transmisión de la titularidad sobre la misma), o la concesión de licencias (arts. 74 y 75 LP y 71 a 73 CPE).

Las licencias no transmiten la titularidad de la patente, sino que lo que hacen es autorizar al licenciatario para explotar la invención patentada dentro de los límites establecidos en el contrato; pero la titularidad de la patente sigue perteneciendo a la misma persona, esto es, al licenciante. Las licencias, entre otras, pueden ser exclusivas o no exclusivas: Licencias exclusivas: el licenciante no puede otorgar otras licencias y tampoco podrá explotar la invención, a no ser que se hubiera reservado expresamente ese derecho en el contrato (art. 75.6 LP). En las licencias no exclusivas el licenciante es libre de otorgar otros contratos de licencia a terceras personas sobre la misma invención patentada (art. 75.5 LP).

Junto a las licencias voluntarias (las que libremente pactan los interesados) pueden existir también licencias obligatorias y licencias de pleno derecho. Las licencias obligatorias pueden obtenerse sin el consentimiento del titular de la patente cuando el mercado está desabastecido de los productos patentados o no se utiliza el procedimiento patentado; por necesidades de la exportación; por dependencia entre las patentes o por motivos de interés público (art. 86 LP). Las licencias de pleno derecho tienen lugar cuando el titular de una patente hace ofrecimiento de tales licencias a todo el que lo solicite notificándoselo así a la Oficina Española de Patentes y Marcas. En tal caso cualquiera puede obtener la licencia de pleno derecho pagando una compensación adecuada (arts. 81 y 82 LP).

Las patentes pueden ser también objeto de usufructo o de hipoteca mobiliaria (art. 74 LP). Debe tenerse en cuenta que la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que se hubieren inscrito en el Registro de Patentes. Por ello no pueden invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patentes o sobre patentes que no estén debidamente inscritas (art. 79.2 y 3 LP). La licencia no inscrita en el Registro de Patentes sólo produce efectos inter partes, pero no frente a terceros, porque frente a éstos sólo produce efectos la licencia inscrita (SSTS 1995).

Es importante recordar que a una sociedad que se transforma siendo titular de una patente o de una licencia no se le pueden aplicar las normas sobre transmisiones, licencias o cesiones y sus efectos frente a terceros, puesto que la sociedad que se transforma sigue teniendo la misma personalidad jurídica (STS 1996).

Nulidad y caducidad de patentes

Las patentes pueden declararse nulas o caducadas. La nulidad de la patente ha de ser declarada judicialmente, y produce el efecto de considerar que la patente no tuvo nunca validez (art. 114 LP); es decir, que la declaración de nulidad de la patente opera retroactivamente. Las causas de nulidad de la patente son la falta de los requisitos de patentabilidad; la falta de una descripción suficiente y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia; el hecho de que el objeto del contenido de la solicitud de la patente sea más restringido que el objeto sobre el que la patente se haya concedido, o cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla por no ser él el inventor o su causahabiente (arts. 112 LP y 138 CPE).

La nulidad parcialmente, es decir, mediante la anulación de una o varias reivindicaciones que son las afectadas por las causas de nulidad, pero dejando subsistentes las restantes (art. 112.2 LP).

En la inmensa mayoría de los casos la nulidad se solicita como consecuencia del ejercicio de una acción por violación de la patente. En tales casos, la defensa normal del demandado consiste, a su vez, en presentar reconvención pidiendo la nulidad de la patente o alegar la nulidad como excepción frente a la demanda por violación de la patente (art. 126 LP). Si la demanda reconvencional triunfa y es declarada la nulidad de la patente, entonces cae por su base la demanda por violación de la misma, puesto que la patente se considera que nunca fue otorgada con efectos válidos. También se desestimará la demanda si la sentencia acoge la excepción de la nulidad esto es, cuando en la contestación a la demanda se opone como excepción la nulidad de la patente, pero no se plantea una demanda reconvencional de la nulidad de la patente. Por ello, el art. 126 de la Ley de Patentes permite que la persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente pueda alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvención o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor.

La caducidad de la patente no opera con carácter retroactivo, es decir, que en los casos de caducidad de la patente, se considera que la patente fue concedida válidamente y que ha tenido una vigencia efectiva hasta el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad (art. 116.2 LP). Esa caducidad puede tener lugar bien por expiración del plazo para el que se concedió la patente, por renuncia del titular, por falta de pago de las anualidades y también por falta de explotación en los 2 años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria cuando la invención no es explotada (art. 116.1 LP). La STS de 1997 declaró que la fabricación en Alemania para vender en España constituye explotación de la patente, pues lo contrario contravendría el art. 28 TCE. La caducidad es declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Especialidades en materia de invenciones biotecnológicas

La Ley 10/2002, incorporó a la legislación española la Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Esa incorporación se hizo modificando la LP.

La ingeniería genética, al permitir la manipulación sistemática del material genético ha hecho que la biotecnología constituya en estos momentos una de las áreas en que la investigación se desarrolla con mayor intensidad, con una trascendencia fundamental en campos tan importantes para la satisfacción de las necesidades humanas como son los relativos a la salud, la alimentación, la agricultura, la ganadería, la acuicultura y el medio ambiente.

La problemática que esa protección plantea se comprende si se tiene en cuenta que la legislación de patentes se creó y desarrolló para proteger invenciones de la materia inanimada, no de la materia viva.

Cuando se plantea la protección sistemática de las invenciones sobre materia viva surgen problemas que no habían sido previstos anteriormente puesto que la materia viva existe ya en la naturaleza, se autorreproduce y, además, afecta, por la incidencia de las invenciones sobre vegetales y animales, a la esencia misma de actividades como la ganadería y la agricultura en una medida totalmente distinta a la incidencia tradicional en esos ámbitos del Derecho de patentes. Además, la manipulación genética de los seres humanos y de los animales se enfrenta con problemas éticos de la mayor trascendencia.

Pues bien, esta problemática es la que vino a resolver la Directiva Comunitaria que fue incorporada a la LP.

En materia de patentabilidad, se admite que pueden patentarse las invenciones de producto, de procedimiento o de aplicación que se refieran a la materia biológica, entendiendo como tal "la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico" (art. 4 LP).

Esas invenciones, para ser patentables, tienen que reunir los requisitos de patentabilidad establecidos con carácter general por la LP, fundamentalmente, novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial.

En materia de novedad y actividad inventiva surge la especialidad según la cual el hecho de que la materia biológica objeto de la invención ya existiera en estado natural no impide su patentabilidad cuando la invención haya aislado esa materia de su medio natural o la haya producido por un medio técnico (art. 4.2 LP). Así pues, el simple descubrimiento de materia biológica en estado natural, sin aislarla, constituye un descubrimiento, pero no es una invención patentable.

La invención biotecnológica tiene que tener también aplicación industrial, esto es, utilidad. Por ello no es patentable una secuencia total o parcial de un gen si no se expresa en la solicitud de patente cual es su aplicación industrial (art. 5.4 LP).

Son, por otra parte, fundamentales las prohibiciones de patentar referidas a las invenciones biotecnológicas, tal como están enunciadas en el art. 5.1 LP, que prohíbe patentar, con carácter general, las invenciones cuya explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, considerándose que esa prohibición opera, especialmente: "En

  1. Los procedimientos de clonación de seres humanos.

  2. Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.

  3. Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.

  4. Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o animal, y los animales resultantes de tales procedimientos".

Si bien el cuerpo humano, en sus diferentes estadios de constitución y desarrollo no es patentable, sí que lo es un elemento aislado u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen (art. 5.4 LP). Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, esto es los procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección (art. 5.3).

La regulación de las invenciones biotecnológicas también presenta importantes especialidades referentes a la descripción (gracias a esa descripción cualquier experto en la materia puede ejecutar y poner en práctica la invención patentada). Ahora bien, cuando el invento tiene por objeto materia viva, materia biológica, entonces no es posible la ejecución de la invención, por mucho que se describa, si no se dispone de la materia biológica que es susceptible de reproducción. Por ello, para patentar las invenciones biotecnológicas que se refieran a materia biológica no accesible al público y cuando esa materia no pueda ser descrita en la solicitud de patente de manera que un experto pueda reproducir la invención, sólo se considera que ésta ha sido suficientemente descrita si al presentar la solicitud de la patente se ha depositado la materia biológica en una institución reconocida legalmente para ello (art. 25.2 LP).

En los casos en que los terceros tienen derecho a consultar los expedientes de las solicitudes de patentes y tras la concesión de la patente, esos terceros tienen derecho a que se les entregue una muestra de la materia biológica depositada, siempre que se comprometan a no suministrar a otras personas ninguna muestra o materia derivada de la misma y a no utilizarla excepto con fines experimentales (art. 45 LP). Se trata de evitar que el derecho a obtener muestras de la materia biológica sirva para violar el derecho exclusivo de la patente.

En cuanto al ámbito de protección de las patentes para invenciones biotecnológicas surge la necesidad de extender esa protección a cualquier materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación a partir de la materia biológica patentada, siempre que la materia así obtenida tenga las mismas propiedades que la patentada (art. 50.2 LP). Así, se extiende la protección a toda materia que contenga la misma información genética que la materia patentada siempre que, además, esa información genética ejerza la misma función (art. 50.4 LP).

Entre las limitaciones al derecho exclusivo de las invenciones biotecnológicas los denominados privilegios del agricultor y del ganadero. El privilegio del agricultor consiste en que si se vende a un agricultor, con el consentimiento del titular de la patente, material de reproducción vegetal, el agricultor tendrá derecho a utilizar el producto de su cosecha para ulterior reproducción o multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación (art. 53.1 LP). Y el privilegio del ganadero, paralelo al anterior, consiste en que si se vende a un agricultor o ganadero, con consentimiento del titular de la patente, animales de cría o material de reproducción animal, esa venta o comercialización implica la autorización para utilizar el ganado protegido por la patente con fines agrícolas o ganaderos, esto es, para proseguir la actividad agrícola o ganadera; pero la autorización no permite una actividad de reproducción comercial para la venta (art. 53.2).

Por último, la licencia obligatoria por dependencia de patentes, que ya estaba regulada en el art. 86 LP, se extiende a los supuestos en que exista dependencia entre patentes y derechos de obtención vegetal (art. 89 LP). La licencia obligatoria para la explotación no exclusiva de las variedades vegetales protegidas por el régimen comunitario de obtenciones vegetales (Reg. 2100/94) tiene que ser concedida por la Oficina Comunitaria de Obtenciones Vegetales.

Modelos de utilidad

Los modelos de utilidad son una institución regulada para proteger las que podrían denominarse como invenciones menores (STS 2000), en las que la innovación consiste en la nueva forma o configuración o estructura de un objeto, que atribuye a éste alguna ventaja práctica para su uso o fabricación (STS 2001). Su regulación sólo existe en la LP, puesto que no existen modelos de utilidad concedidos por un organismo supranacional europeo, a diferencia de lo que ocurre con las patentes.

Según el art. 143 LP "Serán protegibles como modelos de utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación". En una enumeración que es simplemente enunciativa el art. 143.2 señala que pueden protegerse como modelos de utilidad "los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos".

La STS 1999 se refiere a un modelo de asas para bolsos, carteras escolares y similares y confirma la sentencia de instancia que consideró que el sistema de fijación del asa a la cartera, en el modelo de la demandada, era mediante remaches distintos al modelo de la actora "lo que representa la aportación de ventajas económicas por el abaratamiento importante en la fabricación y montaje de las asas por el empleo de menos materiales y sin perjuicio de su funcionamiento y utilidad".

La consecuencia fundamental de esta delimitación de las invenciones susceptibles de ser protegidas como modelos de utilidad es que no pueden acogerse a esa protección ni las invenciones de nuevas sustancias, ni las invenciones de procedimiento, ni tampoco las variedades vegetales.

Pero, además, el hecho de que los modelos de utilidad traten de proteger las que podríamos denominar protecciones menores tiene dos consecuencias fundamentales, relacionadas con la novedad y la actividad inventiva. Tanto la novedad como la actividad inventiva que se exigen en este caso son menos estrictas que en relación con las patentes. Por una parte, el estado de la técnica, frente al cual ha de juzgarse la novedad o la actividad inventiva, se limita solamente a aquello que se ha divulgado en España (art. 145.1 LP). Sólo constituye estado de la técnica aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio (art. 145.1 LP). Por otro lado, también es menos exigente la actividad inventiva. Pero mientras que en las patentes se considera que está integrado en el estado de la técnica aquello que resulta de una manera evidente para un experto en la materia, en los modelos de utilidad es necesario que resulte del estado de la técnica de una manera muy evidente.

El procedimiento de concesión de los modelos de utilidad varía significativamente respecto de las patentes, en particular porque dentro de ese procedimiento existe siempre la posibilidad de que los terceros se opongan a la concesión (art. 149 LP), posibilidad que no existe en la tramitación de las patentes, si el solicitante no opta por el procedimiento de concesión con examen previo.

Sin embargo, los derechos otorgados por el modelo de utilidad son los mismos para las patentes.

La duración para el modelo de utilidad es de 10 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

En definitiva, los modelos de utilidad conceden los mismos derechos que las patentes de invención, aunque con una duración menor y con unos requisitos de protección menos exigentes que en las patentes, especialmente por lo que se refiere al estado de la técnica y al nivel de la actividad inventiva.

Obtenciones vegetales

Problemática general

Las invenciones referentes a nuevas variedades de plantas presentan una serie de peculiaridades que han justificado la creación de sistemas de protección diferenciados frente a las patentes de invención.

Esas peculiaridades se centran en torno a la descripción, la repetibilidad y el ámbito de protección.

En el Derecho de patentes tradicional la descripción del invento se vincula indisolublemente con la repetibilidad de éste, puesto que la descripción ha de ser realizada de tal manera que un experto normal en la materia pueda, siguiendo el contenido de aquélla, ejecutarla cuantas veces quiera, con la seguridad de que conseguirá el resultado previsto en la regla inventiva.

Con referencia a la obtención de nuevas variedades vegetales no es posible, sin embargo, ofrecer en todos los casos una descripción que reúna tales requisitos. Por una parte, porque la simple descripción de la nueva variedad no permitiría, por sí sola, volver a obtenerla de nuevo; y, en otro aspecto, porque aunque se describa el procedimiento de obtención, no puede asegurarse que en el 100 por 100 de los casos daría lugar a la nueva variedad.

La repetibilidad presenta, además, otras peculiaridades, ya que la reproducción biológica de las plantas, impensable para las invenciones mecánicas o químicas, hace que para la obtención de nuevos ejemplares de la variedad sea innecesario recurrir al procedimiento gracias al cual se obtuvo el primer individuo de la misma. Ahora bien, esa repetibilidad por la vía de la reproducción biológica sólo es efectiva si la nueva variedad es homogénea y estable.

Regulación legal

La protección especial para las nuevas variedades vegetales se estableció a nivel internacional por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), hecho en París 1961 y modificado en Ginebra de 1991. Este último, ratificado por España (BOE de 2007).

En España rige esta materia la Ley 3/2000 sobre Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales (LOV); pero junto a ella tiene también vigencia en nuestro país el Reglamento 2100/94/CE relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales). Ambos textos legales incorporan ya las normas del Convenio UPOV en su nuevo texto de Ginebra de 1991.

El Reglamento comunitario tiene por objeto el establecimiento de un sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales con efectos uniformes en toda la UE (art. 2 ROV).

La LOV y el ROV establecen una regulación sustancialmente idéntica, por lo que es perfectamente posible hacer una exposición conjunta de ambos textos legales.

La regulación contenida en la LOV y el ROV incluye los aspectos novedosos del nuevo Convenio UPOV/1991, esto es, fundamentalmente la incorporación de las técnicas de ingeniería genética para permitir la identificación y diferenciación de las variedades vegetales atendiendo a sus genotipos y, por otra parte, una ampliación extraordinaria del ámbito de protección, acercándolo mucho al que ha sido tradicional para las patentes. En este sentido la disposición final 2a de la LOV disponga que las normas que regulan la protección legal de las invenciones son de aplicación supletoria para los derechos del obtentor.

Pueden ser objeto de protección las variedades de todos los géneros y especies botánicos, incluyendo los híbridos (arts. 4 LOV y 5 ROV) y la variedad se define como un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo [conjunto de los genes de un individuo] de un tipo o de una cierta combinación de genotipos; pueda distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión al menos de uno de esos caracteres, y pueda considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración (arts. 2 LOV y 5.2 ROV).

Los requisitos para que la protección pueda ser concedida, la variedad ha de ser distinta, homogénea, estable y nueva, y además deberá ser identificada por una denominación (arts. 5 LOV y 6 ROV).

La protección ha de ser solicitada, a nivel nacional, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (art. 35 LOV) (en la actualidad Ministerio del Medio Rural y Marino), que es competente para la tramitación del procedimiento de concesión y la concesión de los títulos de obtención vegetal, pero las CCAA tienen facultades para recibir las solicitudes y comprobar el cumplimiento de los requisitos formales de las mismas (art. 32 LOV). A nivel comunitario es competente la Oficina Comunitaria de Obtenciones Vegetales (arts. 4 y 49 y ss. ROV).

El derecho exclusivo del titular, se extiende no sólo al material de multiplicación sino en general a componentes de la variedad o material cosechado de ella, esto es, a los productos de la cosecha. Y los actos incluidos en el derecho exclusivo se aproximan mucho a los que son tradicionales del derecho exclusivo de patente; son la producción o reproducción (multiplicación); acondicionamiento con vistas a la propagación; puesta en venta; venta u otro tipo de comercialización; exportación de la Comunidad o importación a ella y el almacenamiento con vistas a cualquiera de los actos mencionados anteriormente (arts. 12, 13 y 15 LOV y 13.2 ROV).

La duración de la protección es en general hasta el final del vigésimo quinto año natural desde la concesión, salvo para la vid y especies arbóreas en que la duración es hasta el final del trigésimo año natural desde la concesión (arts. 18 LOV y 19 ROV).

Se establece el privilegio del agricultor, que consiste en que no se considera que vulnere el derecho exclusivo del obtentor la utilización que haga el agricultor en su propia explotación del producto de su propia cosecha como material de propagación de una variedad protegida que haya sido adquirida lícitamente y no sea híbrida ni sintética (arts. 14 LOV y 14 ROV).

En el ROV se establece el agotamiento comunitario. El material vegetal protegido que ha sido introducido en el mercado comunitario por el titular de la obtención vegetal o con su consentimiento es de libre circulación y negociación, pero el derecho del obtentor no se agota para dos clases de actos: a) los actos de propagación, salvo que ésta estuviera prevista al ceder el material, o b) la exportación de componentes de la variedad a países donde esa variedad no está protegida, salvo que el material exportado vaya a ser consumido (arts. 16 LOV y 16 ROV).

Protección jurídica del diseño industrial

Nociones previas

Uno de los elementos que tiene hoy más trascendencia para el éxito de los productos en el mercado es su diseño. Ese diseño constituye un valor añadido que, con gran frecuencia, supera ampliamente, el valor conjunto de la materia prima y el proceso de fabricación. Pero es obvio que el valor del diseño está indisolublemente vinculado a su exclusividad. El diseño vale, en la medida en que no pueda ser libremente copiado por cualquier competidor.

Por ello, tienen la mayor importancia los instrumentos jurídicos que sirven para asegurar la explotación exclusiva del diseño por quien lo ha creado o lo ha adquirido de su creador. Esa exclusiva de explotación puede conseguirse en nuestro país a través de distintos cauces legales. Ante todo existe una protección legal específica para el diseño industrial (o lo que es lo mismo, para los dibujos y modelos industriales).

La Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI) define como "diseño", y la Directiva define como "dibujos y/o modelos" la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación".

Así pues, en materia de propiedad industrial la protección del diseño equivale a la protección de los dibujos y modelos industriales, y el hecho de tener en cuenta esta equivalencia es importante para relacionar la legislación española sobre diseño industrial con la regulación comunitaria europea [Directiva de 1998 y Reglamento 6/2002 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios] y para establecer también la relación con los Convenios internacionales, que se refieren igualmente a la protección de los dibujos o modelos industriales.

Aunque la protección específica del diseño industrial es la establecida concretamente para él, o en otros términos para los dibujos o modelos industriales, debe tenerse en cuenta que también es posible obtener el derecho exclusivo sobre el diseño a través de la legislación sobre propiedad intelectual, esto es, el Derecho de autor. Importa destacar, además, que esas dos formas de protección, la del diseño y del Derecho de autor son acumulables (art. 3.2 LPI), siempre que "el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual"(LDI). Además, otro medio a través del cual es posible proteger, en determinados casos los diseños industriales, evitando su copia, es a través de la legislación sobre competencia desleal.

La protección jurídica del diseño industrial (modelos y dibujos)

Legislación aplicable

Es posible obtener el derecho exclusivo sobre un diseño industrial (dibujo o modelo), para su explotación en el territorio español, a través de dos cauces diferentes: el nacional y el comunitario europeo.

En efecto, la protección de un diseño industrial se puede conseguir en España en virtud de lo dispuesto en la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI), presentando la correspondiente solicitud ante la Oficina española de Patentes y Marcas. Para la ejecución de la LDI se promulgó el Reglamento aprobado por RD 1937/2004, de 27 de septiembre.

También puede protegerse un diseño industrial en el territorio español por aplicación de lo dispuesto, en el ámbito de la UE por el Reglamento 6/2002/CE sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC).

En virtud de lo dispuesto en el RDMC existen dos modalidades de protección comunitaria: el dibujo o modelo comunitario no registrado y el dibujo o modelo comunitario registrado (art. 1.2 RDMC). Para la protección del dibujo o modelo comunitario registrado debe presentarse la correspondiente solicitud ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que tiene su sede en Alicante. El modelo o dibujo comunitario no registrado goza de protección sin necesidad de presentar ninguna solicitud ante ningún organismo.

Es importante tener en cuenta, que existen dibujos o modelos que en virtud del Reglamento comunitario gozan de protección en el ámbito de la UE, y por tanto en España, sin necesidad de registro de ninguna clase. En la LDI no se protege el diseño industrial no registrado, por cuanto se ha considerado que al no existir ninguna necesidad de registro cualquier diseño quedará automáticamente protegido en el territorio español cumpliendo simplemente los requisitos establecidos en el Reglamento comunitario.

Noción y requisitos de protección

"Diseño industrial" de la LDI equivale "dibujos y modelos" en la Directiva y en el RDMC. Una de las razones por las que la LDI ha preferido utilizar el término "diseño industrial" para poder referirse conjuntamente a los dibujos y modelos, además de considerar que el término "diseño industrial" es el empleado en el lenguaje común para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie. Así pues, el "diseño industrial" es el género que incluye dos modalidades, los dibujos (diseños bidimensionales) y los modelos (diseños tridimensionales).

El diseño industrial consiste en la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que tenga características especiales que pueden consistir, en particular, en su línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación [arts. 1.2 a) LDI y 3 a) RDMC]. Y el producto cuya apariencia externa peculiar constituye el dibujo o modelo puede ser cualquier producto industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo (integrado por múltiples componentes desmontables y reemplazables), los juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos (se excluye la apariencia de los productos informáticos y los productos semiconductores). El dibujo o modelo es la apariencia externa de un producto industrial o artesanal o de su embalaje.

Para que el dibujo o el modelo sean protegibles, tanto registrados como no registrados, han de cumplir ciertos requisitos objetivos absolutos.

a) La apariencia del producto ha de ser visible y no debe cumplir exclusivamente una función técnica.

Respecto de los productos que tienen autonomía, no plantea normalmente problemas el requisito de que su apariencia sea visible; pero esa exigencia sí que puede ser problemática respecto de los productos complejos (los productos constituidos por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto) [arts. 1.2 c) LDI y 1 c) RDMC].

Carece de esa visibilidad la apariencia del producto que no es perceptible durante la utilización normal, sino solamente durante los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación (arts. 8.2 LDI y 4.3 RDMC).

Por otra parte, la apariencia del producto no puede estar dictada exclusivamente por su función técnica (arts. 11.1 LDI y 8.1 RDMC). Si las características de la apariencia vienen impuestas por la función técnica que el producto cumple, entonces esa apariencia no podrá ser protegida como dibujo o modelo. Se considera que cumplen una función técnica (y por tanto no son protegibles) las características de la apariencia que permiten la interconexión del producto con otro producto distinto que cumple una función diferente (arts. 11.2 LDI y 8.2 RDMC). Ahora bien, respecto de los productos intercambiables dentro de un sistema modular, sí que pueden ser objeto de protección los diseños de tales productos (arts. 11.3 LDI y 8.3 RDMC).

La visibilidad y la función no técnica de la apariencia del producto son requisitos absolutos para la protección del dibujo o modelo, en el sentido de que se juzga su existencia sin necesidad de compararla con otros dibujos o modelos o con otras creaciones.

b) De carácter negativo: la prohibición de proteger diseños contrarios al orden público o las buenas costumbres (arts. 12 LDI v 9 RDMC).

Requisitos objetivos comparativos: la novedad y el carácter singular (arts. 5 LDI y 4.1 RDMC).

Son requisitos comparativos porque para comprobar su existencia hay que comparar la apariencia del producto que se pretende proteger con la de otros dibujos o modelos u otras creaciones anteriores.

La comparación entre el dibujo o modelo que se pretende proteger ha de realizarse con todos los dibujos o modelos [y con las marcas y obras protegidas por el derecho de autor] que se hubieren hecho públicos antes de la fecha legalmente relevante para la comparación, esto es, debe compararse con la apariencia de productos que se hubiere hecho pública antes de esa fecha, esto es, que hubiera sido accesible al público antes de esa fecha relevante para la comparación. Y esa fecha legalmente relevante para la comparación es distinta según se trate de la protección de un dibujo o modelo no registrado o de un dibujo o modelo registrado.

Si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado la fecha relevante para juzgar la novedad y el carácter singular es el día en que dicho dibujo o modelo haya sido hecho público por primera vez [arts. 5 a) y 6 a) RDMC]. En el caso del diseño registrado la fecha relevante es la de presentación de la solicitud de registro, o, si se hubiere reivindicado prioridad unionista o de exposición, la fecha de prioridad.

Para juzgar la novedad y carácter singular del dibujo o modelo registrado, no puede tomarse en cuenta como anterioridad el hecho de que el dibujo o modelo se haya hecho público durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro o, en su caso, de la fecha de prioridad, si esa divulgación la ha hecho el autor, su causahabiente, o un tercero al que aquéllos hayan dado la información pertinente o a resultas de una acción de cualquiera de ellos, o si la divulgación la ha hecho un tercero mediante un acto abusivo respecto al autor o su causahabiente (arts. 10 LDI y 7.2, 3 RDMC).

Esta exclusión de las anterioridades a tener en cuenta para la novedad y el carácter singular del diseño registrado tiene la mayor importancia, puesto que permite que quien hace público su diseño y obtiene así la protección correspondiente al dibujo o modelo comunitario no registrado, pueda solicitar la protección de carácter registral para ese mismo diseño, siempre que presente la solicitud dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que lo hizo público por primera vez.

Hasta ahora se ha expuesto a qué fecha debe referirse la comparación del dibujo o modelo protegible y con qué anterioridades debe compararse. Pero es fundamental determinar cómo ha de realizarse la comparación. Pues bien, el dibujo o modelo debe ser nuevo, esto es, no debe ser idéntico, lo cual implica que no debe diferir por detalles insignificantes de las anterioridades con las que se compara.

No basta, sin embargo, con que el dibujo o modelo no sea idéntico a las anterioridades, sino que, además, debe poseer carácter singular frente a las mismas; esto, la impresión general que produzca en los usuarios informados debe diferir de la impresión general producida por el dibujo o modelo anterior con el que se compara (arts. 7 LDI y 6 RDMC).

Junto a los requisitos objetivos de protección expuestos hay que tener en cuenta también que existe también un requisito subjetivo, esto es, que tiene derecho a la protección el creador o su causahabiente (arts. 14.1 LDI y 14.1 RDMC). Y en el caso de que el dibujo o modelo haya sido realizado por un empleado en el ejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones de su empresario, el derecho al diseño corresponderá al empresario salvo pacto en contrario (arts. 15 LDI v 14.3 RDMC).

Por supuesto, para obtener la protección del diseño registrado es preciso presentar la correspondiente solicitud de registro ante la OEPM para la protección a nivel nacional o ante la OAMI para los dibujos y modelos comunitarios y que la protección solicitada sea concedida.

Procedimiento de registro

Dibujo o modelo comunitario

La solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado debe presentarse ante la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) con sede en Alicante y que es también competente para el registro de las marcas comunitarias. También puede presentarse ante las Oficinas de la Propiedad Industrial competentes de los Estados miembros, los cuales han de remitir la solicitud a la OAMI (art. 35). Se permite la presentación de solicitudes múltiples para productos de la misma clase de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (art. 37 RDMC).

La OAMI examina si la solicitud cumple los requisitos de forma (art. 45 RDMC), y en cuanto a los requisitos de fondo sólo puede denegar el registro si el dibujo o modelo no responde a la noción que de los dibujos o modelos comunitarios establece, esto es, si el objeto para el que se pide la protección no es la apariencia externa de un producto, o si el dibujo o modelo es contrario al orden público o las buenas costumbres (art. 47 RDMC). Obsérvese que no se examinan la novedad y el carácter singular, ni existe trámite de oposiciones por parte de terceros.

Si la solicitud cumple con los requisitos que son objeto de examen por la OAMI, se inscribe en Registro como dibujo o modelo comunitario registrado (art. 48 RDMC) y se publica en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios (art. 49 RDMC). Es posible, sin embargo, que al presentar la solicitud el solicitante pida que se aplace la publicación durante un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad (art. 50 RDMC). Este aplazamiento sirve para evitar que el modelo o dibujo sea copiado durante la fase preparatoria para su comercialización.

Diseño nacional

Para que el diseño nacional sea protegido, y se otorgue el derecho exclusivo es imprescindible presentar la correspondiente solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para registre el diseño.

El procedimiento de registro establecido en la LDI comienza por la presentación de una solicitud de diseño ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante o su representante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo, debiendo presentarse esa solicitud directamente ante la OEPM por solicitantes de Ceuta y Melilla, solicitantes no domiciliados en España y en los supuestos en que el solicitante o su representante soliciten el registro a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviera carácter territorial (art. 20 LDI).

Para que a la solicitud se le otorgue una fecha de presentación, deberá contener como mínimo una instancia en que solicite el registro del diseño, la identificación del solicitante y una representación gráfica del diseño apta para ser reproducida (arts. 21.1 y 23.1 LDI). Se admite que una misma solicitud de registro pueda comprender varios diseños hasta un máximo de 50, siempre que se refieran a productos pertenecientes a la misma clase de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno. Esta última limitación no se aplica sin embargo a los diseños bidimensionales (art. 21 LDI).

El órgano competente para recibir la solicitud, esto es, el órgano autonómico o la OEPM, debe hacer un primer examen para comprobar que la solicitud reúne los requisitos necesarios para que se otorgue una fecha de presentación; comprobar si se han satisfecho las tasas de solicitud; comprobar si el solicitante está legitimado para el registro del diseño y, en general si la solicitud de registro reúne todos los requisitos formales exigidos en la Ley (art. 27.1). Si se supera ese examen de admisibilidad y de forma, debe remitirse la solicitud, en su caso, a la OEPM. Y ésta debe examinar de oficio si el objeto de la solicitud es un diseño y si es contrario al orden público o a las buenas costumbres (art. 29 LDI). Superado el examen de oficio por parte de la OEPM y una vez subsanadas las irregularidades o defectos que se hubieren puesto de manifiesto, la OEPM ha de dictar la resolución acordando el registro del diseño, expedirá el título de registro y publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial la mención de la concesión (art. 31 LDI).

Al presentar la solicitud de registro el solicitante puede pedir que se aplace la publicación del diseño durante un plazo de 30 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, desde la fecha de prioridad. El aplazamiento no impide que se publique la mención de la concesión y del aplazamiento, pero no incluye la publicación del diseño.

Una novedad muy importante de la LDI en materia de procedimiento de concesión de derechos de propiedad industrial consiste en que se establece, por primera vez en este ámbito del Derecho, el trámite de oposición por los terceros posterior a la concesión del registro. En efecto, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación del diseño registrado cualquier persona puede presentar oposición alegando que el diseño registrado no cumple con los requisitos de protección, esto es su carácter de diseño, la novedad, el carácter singular y la accesibilidad al público. También son posibles causas de oposición la falta de legitimación del solicitante para obtener el derecho; la incompatibilidad del diseño con otro diseño cuya solicitud fue presentada en España anteriormente y que ha sido concedida; e igualmente son causas de oposición el hecho de que el diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España o el uso no autorizado de una obra protegida por la propiedad intelectual (art. 33).

Presentada la oposición, el solicitante tiene la posibilidad de modificar el diseño, siempre que mantenga su identidad sustancial, eliminando los elementos que hayan motivado la oposición.

Como régimen subsidiario para los procedimientos administrativos previstos en la LDI rigen las disposiciones de la Ley 30/1992 RJAP y PAC.

Protección conferida por el diseño

La protección conferida por los dibujos y modelos comunitarios no registrados es distinta de la que se atribuye al diseño registral, tanto si es comunitario como si es nacional.

Si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el derecho que confiere a su titular consiste en que aquél no puede ser copiado (art. 19.2 RDMC). Es, pues, un derecho a no ser copiado, de manera que el titular no podrá ejercitar su derecho contra quien utilice el dibujo o modelo, si esta persona ha obtenido ese dibujo o modelo como resultado de un trabajo independiente realizado en circunstancias tales que permitan pensar razonablemente que el tercero en cuestión no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular (art. 19.2 RDMC). Naturalmente la prueba de que se trata de una creación independiente y no de una copia recaerá sobre el tercero que alegue esa defensa. La duración de esa protección es de 3 años a partir de la fecha en que el dibujo o modelo se haya hecho público por primera vez dentro de la UE, esto es, desde que a través de cualquier acto de publicación, exposición, comercialización o divulgación el dibujo o modelo puede haber sido razonablemente conocido por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Comunidad (art. 11 RDMC).

Como podrá observarse, no se otorga al titular del dibujo o modelo no registrado un derecho exclusivo absoluto, sino solamente el derecho a no ser copiado. Se trata, pues, de una protección equiparable a la que se da contra la competencia desleal. Cabría decir que es realmente una acción que prohíbe la imitación servil, y que por ello complementa y altera en cierto modo la regulación establecida en la LCD con referencia a los actos de imitación (art. 11 LCD).

Por el contrario, la protección que se otorga al diseño registrado, tanto el comunitario como el nacional, sí que constituye un derecho exclusivo de carácter absoluto, puesto que atribuye al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir esa utilización a los terceros sin su consentimiento (arts. 45 LDI y 19.1 RDMC). La duración de la protección al diseño registrado es de 5 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, pudiendo renovarse el plazo de protección por uno o varios períodos de 5 años hasta un máximo de 25 a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

El derecho atribuido al titular del modelo o dibujo a prohibir la utilización del mismo a los terceros, significa que puede prohibirse "en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento con los fines antes citados". Estos actos caen también bajo el derecho exclusivo del titular del dibujo o modelo comunitario no registrado, pero solamente si el diseño ha sido copiado.

El derecho atribuido al titular del dibujo o modelo tiene ciertas limitaciones de importancia. Así, ese derecho no puede ejercerse respecto de actos realizados en privado y con fines no comerciales; actos con fines experimentales; actos con fines de cita o docentes, siempre que no sean contrarios a usos comerciales leales, no perjudiquen indebidamente la explotación normal del diseño y se mencione la fuente, y actos referentes al equipamiento y reparación de buques y aeronaves de terceros países que sean introducidos temporalmente en territorio de la Comunidad (arts. 48 LDI y 20 RDMC).

Tampoco puede el titular ejercer sus derechos en los supuestos de agotamiento del mismo, esto es, en relación con los actos relativos a un producto que haya sido introducido en el mercado del Espacio Económico Europeo por el propio titular o con su consentimiento (arts. 49 LDI y 21 RDMC).

Quienes hayan comenzado a utilizar el modelo o dibujo de buena fe, o hecho preparativos serios y efectivos para ello, antes de la fecha de prioridad de la solicitud del modelo registrado, podrán continuar su explotación sin que ello constituya una violación del derecho exclusivo del titular del dibujo o modelo registrado (arts. 50 LDI y 22 RDMC).

La protección del diseño es acumulable con la protección que pueda corresponder al mismo objeto por otros derechos de propiedad industrial o derecho de autor (disp. adic. 10a LDI y art. 96 RDMC).

Acciones por violación del derecho sobre el diseño

Las acciones que puede ejercitar el titular del diseño en el caso de violación de su derecho exclusivo aparecen reguladas en los arts. 52 a 57 LDI. Estas mismas normas son aplicables en el caso de violación de los dibujos y modelos comunitarios.

Con carácter general el titular de un diseño puede ejercitar acciones civiles o penales ante los tribunales ordinarios para exigir cualesquiera medidas que estime necesarias para la salvaguarda de su derecho (art. 52 LDI). Entre las acciones cabe distinguir aquéllas tendentes a impedir que se realice o continúe la violación del derecho exclusivo sobre el diseño, de la acción para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Entre las acciones dirigidas a impedir que tenga lugar o continúe la violación del derecho exclusivo hay que incluir las acciones de cesación [art. 53.1 a) LDI]; de adopción de medidas para evitar que prosiga la actividad infractora, y en particular que se retiren del mercado los productos infractores y el embargo y destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción; de destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos infractores, a elección del actor, o alternativamente la entrega de los objetos infractores al actor a precio de coste y a cuenta de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios [art. 53.1 d) y e) LDI], y la publicación de la sentencia a costa del infractor [art. 53.1 f) LDI].

Todas estas acciones no pueden ejercitarse frente a quien haya adquirido de buena fe los objetos infractores para su uso personal.

Las acciones para exigir la cesación de los actos de violación del diseño y evitar que prosiga ésta pueden ejercitarse también, cuando sean apropiadas, "contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir los derechos reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción" (art. 53.3 LDI).

En materia de diseño, como ocurre con todos los derechos de propiedad intelectual, la acción fundamental es la de cesación. Esto es así porque es la prohibición a los terceros de explotar el diseño protegido el único medio a través del cual puede hacerse respetar el derecho exclusivo del titular.

Tanto las acciones para impedir la violación del derecho sobre el diseño o la eliminación de sus efectos, así como la solicitud de medidas para evitar que prosiga la violación pueden ejercitarse, a diferencia de lo que ocurre con las acciones de indemnización, contra cualesquiera personas en el tráfico económico que realicen actos de infracción del diseño protegido. No pueden ejercitarse frente a quien adquirió de buena fe los objetos infractores para su uso personal.

La acción de indemnización de daños y perjuicios procede cuando ya han tenido lugar el acto o actos de violación del diseño. Hay infractores del derecho sobre el diseño que responden en todo caso de los daños y perjuicios causados, mientras que otros infractores sólo responden cuando en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia. Responden en todo caso quienes hayan fabricado o importado objetos que incorporen el diseño protegido, así como los responsables de la primera comercialización de tales objetos (art. 54.1 LDI). En los demás supuestos sólo procede la responsabilidad por los daños y perjuicios causados cuando el infractor ha actuado con culpa o negligencia y especialmente cuando hubiera sido advertido fehacientemente por el titular del derecho acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado (art. 54.2 LDI).

Los daños y perjuicios que pueden reclamarse al infractor son de distinta naturaleza. Por una parte los correspondientes a las pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener y por otra parte el perjuicio ocasionado al prestigio del diseño debido a la calidad inferior de los productos lícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización (art. 55.1 LDI). También podrán incluirse, en su caso, en la indemnización los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas de la violación del derecho exclusivo (art. 55.1 LDI modificado por la Ley 19/2006, de 5 de junio).

Existe además, la posibilidad de la condena a una indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción (art. 55.6 LDI).

La LDI establece dos criterios alternativos a elección del perjudicado para fijar esa indemnización (art. 55.2 LDI). Por un lado, esa indemnización puede comprender las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación del diseño si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del diseño. A los daños así calculados puede añadirse una indemnización del daño moral, aunque éste no haya dado lugar a la existencia de un perjuicio económico que hubiera sido probado.

La inclusión de la indemnización por el daño moral incluida por la Ley 19/2006, de 5 de junio, parece superponerse en parte con la indemnización que ya estaba prevista en el art. 55.1 LDI referente al desprestigio del diseño causado por el infractor. Cabe pensar que además podrían dar lugar a la indemnización por daño moral las especiales dificultades en que haya podido verse la empresa del titular del diseño como consecuencia de la violación de éste. De alguna manera parece que a través de esta vía del daño moral, sin que sea exigible la prueba del perjuicio económico, se atribuye al juez un amplio poder de discrecionalidad a la hora de conceder la indemnización al titular del diseño; se trata incluso de poder introducir por esta vía los denominados "daños punitivos", esto es, daños que exceden de los que hayan podido producirse y demostrarse de una manera efectiva.

El otro criterio legalmente previsto para fijar la indemnización de daños y perjuicios consiste en la cantidad a tanto alzado que como precio hubiera debido pagar el infractor al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiere permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho (art. 55.2.b LDI, según la Ley 19/2006, de 5 de junio). En este caso no se incluye indemnizar el daño moral, no obstante, es posible reclamar la indemnización por daño moral en base a los criterios generales que rigen en nuestro Derecho, y que permitieron reclamar la indemnización de ese daño en un caso de violación de marcas (STS 1999).

A los efectos de la fijación de la indemnización habrá que tener muy en cuenta la incidencia que el diseño tenga en la demanda del producto (art. 55.3 LDI), puesto que si se llega a considerar que esa incidencia es absolutamente determinante de la demanda, el cómputo de la indemnización deberá hacerse sobre el total del valor del producto que se comercializa con el diseño. La propia LDI fija una indemnización legal mínima, cuya cuantía no es preciso probar, consistente en el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorpore el diseño protegido. Por supuesto, el titular del diseño podrá exigir una indemnización superior, pero los daños y perjuicios que reclame por encima del mínimo legal deberá probarlos (art. 55.5 LDI).

Ninguna de las acciones que se atribuyen al titular del diseño para la protección de su derecho podrá ser ejercitada frente a quienes utilicen los objetos con el diseño que hubieran sido introducidos en el comercio por personas que ya hayan indemnizado al titular de forma adecuada los daños y perjuicios causados (art. 56 LDI).

Sólo se pueden exigir los daños y perjuicios correspondientes a los actos de infracción realizados durante los 5 años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción (art. 57.2 LDI).

Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho sobre el diseño prescriben a los 5 años desde el día en que pudieron ejercitarse.

Por último, hay que tener en cuenta que una importante medida prevista en el Derecho comunitario para proteger a los titulares de derechos de propiedad intelectual, entre ellos a los titulares de dibujos o modelos registrados o no registrados; consiste en la facultad que tiene el titular de solicitar ante las autoridades aduaneras la retención de las mercancías infractoras del diseño para permitir que el titular ejercite las acciones correspondientes ante el Juez competente (Reglamento 1383/2003/CE).

El diseño como objeto de derechos

El principio general para los dibujos y modelos comunitarios como objeto de derechos consiste en que les son aplicables a esos modelos y dibujos comunitarios las normas que rigen en esa misma materia para el diseño nacional.

Cuando la solicitud de registro o un diseño registrado pertenezcan proindiviso a varias personas interesa determinar ante todo qué facultades corresponden a cada uno de los comuneros por separado.

Téngase en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre con los bienes materiales, un diseño, como bien inmaterial que es, puede ser explotado simultáneamente por diversas personas e igualmente pueden otorgarse varias licencias a personas distintas para esa explotación. Por ello es importante destacar que los cotitulares de un diseño, además de disponer de la parte que les corresponde notificándoselo a los demás comuneros para que puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto, podrán explotar por sí mismos el diseño, previa notificación a los demás cotitulares; realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o del registro, y ejercitar acciones civiles o criminales frente a quienes infrinjan los derechos derivados del diseño, notificándolo a los demás cotitulares (art. 58.2 LDI).

Sin embargo, cada cotitular por sí solo no puede otorgar licencias a terceros, sino que el otorgamiento de éstas exige el acuerdo de la mayoría de los partícipes (art. 58.3 LDI).

El diseño tanto comunitario como nacional, incluyendo también el diseño comunitario no registrado, pueden ser objeto de derechos reales, siendo además transmisibles y susceptibles de ser objeto de negocios jurídicos entre ellos la licencia. Tales negocios jurídicos se rigen por la legislación española, aunque se trate de diseños comunitarios, si el titular del derecho tiene su sede o domicilio en España.

Cuando se trata de diseños registrados, tanto comunitarios como nacionales, es necesaria la inscripción de los actos o negocios jurídicos en el registro correspondiente -en la OAMI para los diseños comunitarios y en la OEPM para los diseños nacionales-, para que tales actos y derechos tengan efectos frente a terceros. Cuando se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta ha de inscribirse en el Registro de Bienes Muebles con notificación a la OEPM para su anotación en el Registro de Diseños.

Además esos negocios jurídicos o constitución de derechos deben constar por escrito para ser válidos.

Al no existir ninguna inscripción registral para los dibujos o modelos comunitarios no registrados, los efectos frente a terceros de los actos y derechos que recaigan sobre los mismos no podrán producirse a través de la institución registral, y será preciso por tanto la notificación al tercero o terceros respecto de los cuales exista interés en que conozcan y produzcan efecto los actos en cuestión.

Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas, entendiéndose que la licencia no es exclusiva salvo que se pacte lo contrario. El otorgamiento de una licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el propio otorgante de la licencia sólo puede explotar si en el contrato se hubiere reservado expresamente ese derecho (arts. 60 LDI y 32.1 RDMC). El titular de una licencia sólo puede ejercitar en su propio nombre las acciones que se otorgan al titular frente a los terceros por violación del derecho sobre el diseño, cuando así lo establezca el contrato de licencia y, si ese pacto expreso no existe, el ejercicio de las acciones por el licenciatario sólo podrá realizarse con autorización expresa del titular. Si la licencia es exclusiva el licenciatario puede requerir fehacientemente al titular para que ejercite la acción judicial correspondiente y si no lo hace en el plazo de tres meses podrá entablarla el licenciatario exclusivo en su propio nombre (arts. 61 LDI y 32.3 RDMC).

Nulidad y caducidad

Los dibujos y modelos comunitarios, tanto registrados como no registrados, al igual que los diseños nacionales, pueden ser declarados nulos. Y la declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, esto es, hace que se considere que nunca existió la protección otorgada (arts. 65 y 68 LDI y 24 v 26 RDMC).

Son causas de nulidad, la falta de los requisitos legalmente exigidos para la protección, tanto los absolutos como los comparativos, y también la falta de legitimación de quien ostenta la titularidad del mismo (arts. 65.1 LDI y 25 RDMC).

La acción de nulidad puede ejercitarse durante la vigencia del derecho y durante los 5 años siguientes a su caducidad o extinción (art. 65.2 LDI).

Cuando la causa de nulidad afecte sólo a una parte del diseño éste podrá mantenerse parcialmente, si se modifica eliminando los elementos que dan lugar a la nulidad parcial y siempre que el diseño mantenga su identidad (arts. 67 LDI y 25 RDMC).

Aun cuando la declaración de nulidad produce efectos retroactivos, sin embargo ese efecto retroactivo no afecta a las resoluciones sobre violación del diseño que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y se hubieran ejecutado antes de la declaración de nulidad y tampoco afecta a los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ya ejecutados (art. 68.2 LDI y 26 RDMC.).

La declaración de nulidad de los diseños nacionales españoles debe hacerse mediante sentencia firme de los tribunales ordinarios, y la declaración de nulidad de los dibujos o modelos comunitarios, tanto registrados como no registrados debe hacerse por la OAMI o por los tribunales de dibujos o modelos comunitarios, si la nulidad se plantea por vía de reconvención.

La caducidad plantea pocos problemas en relación con el diseño industrial, puesto que esa caducidad sólo se produce bien por la falta de renovación al término de alguno de los períodos quinquenales previstos para la duración del diseño o por renuncia del titular (arts. 71 LDI y 11.1, 12 y 51 RDMC).

Jurisdicción

Los órganos competentes son, según los casos, la OAMI y los Tribunales de dibujos o modelos comunitarios, que tienen que designar los Estados miembros en el número más reducido posible (tanto tribunales de primera como de segunda instancia) (art. 80 RDMC).

En España, los Tribunales comunitarios de marcas y de dibujos y modelos son los Juzgados de lo mercantil de Alicante, en primera instancia, y la sección o secciones especializadas de la AP de Alicante en segunda instancia. Esos Tribunales, que entraron en funcionamiento a partir del día 1 de septiembre de 2004, extienden su jurisdicción en esa materia a todo el territorio nacional y se denominan Juzgados de Marca Comunitaria (LO 8/2003 para la Reforma Concursal, por la que se modifica la LO 6/1985 PJ que modifica el art. 82.4 de la LOPJ, y añade un art. 86 bis nuevo a la LOPJ).

La OAMI tiene competencia exclusiva para conocer de las demandas de nulidad de los dibujos y modelos registrados, aunque los tribunales de dibujos o modelos comunitarios pueden conocer también sobre esa acción de nulidad cuando se plantee como demanda reconvencional frente a una acción de infracción ejercitada por el titular del dibujo o del modelo (art. 24.1 RDMC).

Los tribunales de dibujos y modelos comunitarios tienen competencia exclusiva sobre las acciones por infracción de modelos y dibujos comunitarios tanto registrados como no registrados, acciones de inexistencia de infracción, acciones de nulidad de dibujos o modelos no registrados y demandas recon- vencionales de nulidad de dibujos o modelos comunitarios registrados (art. 81 RDMC).

Por lo que se refiere a las acciones relativas a los diseños nacionales, la competencia en estos momentos corresponde a los Juzgados de lo mercantil de la ciudad sede del TSJ de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser competente a elección del demandante en las acciones por infracción del derecho sobre el diseño, bien el Juzgado que acaba de mencionarse, bien el Juzgado de la ciudad sede del TSJ de la Comunidad Autónoma donde hubiera tenido lugar la infracción del derecho o se hubieran producido sus efectos.

La protección del diseño industrial, los modelos de utilidad y las marcas

Diseño industrial y modelo de utilidad

De acuerdo con lo que disponía el derogado art. 169 del EPI, la distinción entre modelo de utilidad y modelo industrial radicaba en que el modelo de utilidad protegía la forma del objeto que daba lugar a una utilidad o ventaja práctica; mientras que el modelo industrial protegía solamente el aspecto externo de los objetos, siempre que ese aspecto externo no tuviera efectos funcionales. Ese planteamiento tradicional en España ha cambiado en la LDI que se refiere a esta cuestión en su art. 11, que se corresponde con el art. 8 RDMC. Según esos preceptos no pueden protegerse como diseño las características de apariencia de un producto que "estén dictadas exclusivamente por su función técnica".

En tal caso esa forma que viene condicionada totalmente por su función técnica tendrá que ser protegida como modelo de utilidad en base a lo dispuesto en los arts.143 a 154 LP.

De esa regulación establecida en el art. 11.1 LDI resulta que sí que será posible, sin embargo, proteger como diseño las características de apariencia de un producto que tengan una función técnica pero que no vengan condicionadas exclusivamente por esa función. Ahora bien, en tales casos la protección del diseño no comprenderá la protección de las características de apariencia del producto que vengan necesariamente condicionadas por la función técnica. Esas características deberán ser protegidas, en su caso, por un modelo de utilidad.

Diseño industrial y marcas

Si, como se ha visto, los modelos o dibujos industriales deben diferenciarse de los modelos de utilidad, también es importante distinguirlos de las marcas.

A menudo un nuevo diseño puede ser utilizado para identificar un producto o unos servicios en el mercado. Piénsese en un logotipo, en una combinación original de colores o en una forma original de envase. En todos estos casos el nuevo diseño puede ir destinado a identificar productos o servicios en el mercado, función esta que corresponde a las marcas.

De hecho la posible interferencia entre las marcas y los diseños industriales aparece expresamente reconocida en la regulación legal vigente, puesto que el hecho de que el diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño, constituye una causa de denegación del registro del diseño y también una causa de nulidad del mismo [arts. 13 f), 33.2 c) y 65.1 LDI y 25.1 e) RDMC].

En definitiva, el diseño protegido como marca trata de identificar en el mercado los productos por su origen empresarial. Es decir, que todo producto que lleva el diseño significará que ha sido puesto en el mercado por la empresa titular del diseño o con su autorización. El diseño, al convertirse en marca, podrá ser aplicado a productos de distinta naturaleza, en los que el elemento fundamental de comercialización debería ser el producto mismo y no el diseño.

Por el contrario, con el modelo o dibujo industrial se pretende proteger la comercialización de un producto en el que una parte fundamental de su valor en el mercado radica en el diseño mismo.

La protección por la Ley de Propiedad Intelectual

Los diseños industriales pueden ser también protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), Texto Refundido de 12 de abril de 1996, esto es, por el derecho de autor.

En efecto, la propiedad intelectual de una obra artística corresponde al autor por el solo hecho de su creación (art. 1 LPI). Y esa noción de obra artística debe entenderse en su sentido más amplio; incluye, por tanto, cualquier diseño que sea original, sin que sea obstáculo para la protección el hecho de que el diseño se refiera a productos u objetos con una utilidad. En la Ley de Propiedad Intelectual se mencionan específicamente como protegibles por el derecho de autor los dibujos, bocetos "y las demás obras plásticas sean o no aplicadas"[art. 10.1 e)]; y también se mencionan especialmente los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería [art. 10.1 f)].

El elemento fundamental para que la obra quede protegida por el derecho de autor consiste en que sea una obra "original". Esa originalidad debe entenderse en el sentido de que la obra haya sido creada por su autor, sin copiarla y con caracteres que la individualicen. Esto significa que no sólo las que se conocen como "obras de arte" en el sentido tradicional del término están protegidas, sino cualquier diseño que sea original.

Ahora bien, hay que insistir en que no todo diseño industrial estará protegido simultáneamente por el derecho de autor, sino que para que ese diseño tenga esa protección del derecho de autor deberá ser original y especialmente creativo, según establece la disposición adicional décima LDI y según resulta de la propia Exposición de Motivos de esa misma Ley.

Esa protección, a diferencia de lo que ocurre con el diseño industrial (modelos y dibujos industriales) no necesita de ningún registro para hacerse efectiva. La protección le corresponde al autor "por el solo hecho de su creación"(art. 1 LPI). Lo que ocurre es que el hecho de la creación hay que probarlo, y a tales efectos puede ser útil la inscripción en el Registro General de la Propiedad Intelectual, cuyo Reglamento fue aprobado por RD 281/2003. Esa inscripción es voluntaria y sirve para probar la creación de la obra a favor de la persona que aparece como autor.

La protección del derecho de autor es compatible e independiente con la protección que se puede obtener por el registro del modelo o dibujo (art. 3.2º LPI).

La protección de la propiedad intelectual comprende tanto derechos patrimoniales como derechos morales. El derecho patrimonial significa que el autor tiene el derecho a explotar de forma exclusiva su obra durante toda su vida, y además, ese derecho se prolonga durante los 70 años siguientes a su muerte.

El derecho moral es el derecho que tiene el autor a ser reconocido como tal, a decidir sobre la divulgación de su obra y a exigir el respeto a la integridad de la misma. Este derecho moral es intransferible.

Naturalmente la exigibilidad del respeto a ese derecho moral no es, en la práctica, igual para todo tipo de obras. En el caso del diseño industrial lo normal es que se establezcan los pactos necesarios para supeditar ese derecho moral a las exigencias de la explotación comercial del diseño. Lo que interesa destacar en cualquier caso, es que al nacer automáticamente la propiedad intelectual a favor del autor, por el hecho de la creación, habrá que establecer los pactos contractuales necesarios para transferir ese derecho a quien vaya a explotar el diseño en el mercado, que será normalmente un empresario.

La protección contra la competencia desleal

Además de la protección específica del diseño industrial y de la posible protección por la propiedad intelectual hay que considerar otro posible medio de defensa de los derechos sobre el diseño por la aplicación de la Ley de 10 de enero de 1991 de Competencia Desleal.

Ciertamente esta protección por la Ley de Competencia Desleal debe ser considerada como marginal o complementaria a los efectos de la protección del diseño industrial; pero no debe ignorarse su existencia.

En efecto, no puede ignorarse que la propia Ley de Competencia Desleal en su art. 11.1 dispone que: "La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley".

Aplicado este principio al diseño, significa que cuando no esté protegido como modelo o dibujo industrial o por el derecho de autor, su imitación es, en principio, libre.

Esto no obstante, la Ley de Competencia Desleal sirve para proteger el diseño industrial, aunque no esté amparado por un derecho de exclusiva, en dos casos determinados.

Por un lado, cuando el diseño es todavía secreto, su divulgación o explotación, sin autorización del titular, si esa divulgación o explotación se realiza por quien tenía deber de reseña, o por quien conoció el diseño por medio de espionaje industrial, o induciendo a la infracción contractual. En todos esos casos la violación del secreto sobre el diseño podrá ser considerada como competencia desleal en virtud de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley.

También podrá considerarse competencia desleal la imitación del diseño cuando resulte idónea para hacer creer a los consumidores que el objeto de que se trata procede de otra empresa distinta a aquella que realiza la imitación, o cuando la imitación se hace sistemáticamente para impedir que la empresa cuyos diseños se imitan consolide su posición y su clientela en el mercado. En esos casos la imitación está prohibida como acto de competencia desleal, en virtud de Id dispuesto en el art. 11 de la Ley de 10 de enero de 1991.

La protección a nivel internacional

La protección de los diseños industriales es siempre de carácter nacional, es decir, que el diseño está protegido autónomamente en cada uno de los Estados, con sujeción a lo que dispongan las leyes de ese Estado.

Existen, sin embargo, convenios internacionales en los que se establecen las obligaciones que asumen los Estados que han ratificado el Convenio para proteger en su territorio los diseños industriales.

Esos Convenios internacionales son fundamentalmente: el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial (último texto, Estocolmo de 1967); el Arreglo de La Haya de 1925, sobre el Depósito Internacional de Dibujos o Modelos Industriales (España, Acta de Ginebra de 1999); el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (último texto, París 1971), y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC, o inglés TRIPS) del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech de 1994.

El Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial impone a todos los Estados miembros la protección de los dibujos y modelos industriales; pero no concreta el Convenio cuál haya de ser el contenido de esa protección. Sin embargo, es importante tener en cuenta dos normas de ese Convenio. Por una parte la norma que establece que todos los Estados miembros del Convenio han de dar a los súbditos de los otros Estados miembros el mismo trato nacional que a sus propios súbditos (art. 2). Otra norma importante es la que establece la denominada prioridad unionista. Esta prioridad unionista consiste en que, una vez que se ha presentado una solicitud de protección para un modelo o dibujo industrial en un Estado miembro, el solicitante dispone de un plazo de 6 meses para solicitar la protección en los otros Estados miembros. Con el efecto, importante, de que esas solicitudes realizadas dentro del plazo de 6 meses se consideran presentadas en la fecha de la primera solicitud.

Vinculado al Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial es fundamental el Arreglo de La Haya sobre el Depósito internacional de modelos o dibujos industriales.

Este Arreglo establece un sistema que permite solicitar y obtener protección para los dibujos o modelos industriales en los Estados miembros, a través de una única solicitud internacional presentada a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Esa solicitud es transmitida por OMPI a cada una de las Oficinas de los Estados miembros para los que se ha pedido la protección. El texto del Arreglo de La Haya que ha regido en España ha sido hasta hace poco tiempo el de Londres de 1934. Esta situación ha cambiado, como ya se preveía expresamente en la LDI, al haberse ratificado el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya de 1999, pues con ese Acta en vigor puede la OEPM denegar los efectos del registro internacional para España. Por ello dispone el art. 76 LDI que la publicación del registro internacional por OMPI reemplazará a la publicación prevista para las solicitudes de diseño nacional, aunque la OEPM publicará en el BOPI una mención de la referida publicación de OMPI. Y el diseño registrado internacionalmente estará sometido al examen de oficio y al trámite de oposición que establece con carácter general la LDI para las solicitudes nacionales de registro de diseños.

Por su parte, el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas incluye dentro de su ámbito de protección a las obras de artes aplicadas, aunque sin establecer un contenido concreto para esa protección en cada uno de los Estados miembros. En efecto, según el art. 2.7 "Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del art. 7.4 del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas". El Convenio de Berna, para los casos en que se protegen las obras de arte aplicadas por derecho de autor, prevé una duración mínima, de la protección de 25 años desde la realización de la obra (art. 7.4). Esa duración mínima es muy inferior a la prevista con carácter general para el derecho de autor, que se extiende durante la vida del autor y 50 años después (art. 7.1).

Por último, el denominado Acuerdo TRIPS (o ADPIC) dedica los arts. 25 y 26 a la protección de los dibujos y modelos industriales, y permite a los Estados miembros que esa protección se haga, bien a través de la legislación sobre dibujos o modelos industriales, bien mediante la legislación sobre el derecho de autor (art. 25). El Acuerdo TRIPS dispone que el titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales (art. 26.1); y establece una duración mínima de 10 años para la protección.