Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico

Competencia económica y signos distintivos de la empresa

En un sistema competitivo de economía de mercado es indispensable que existan signos distintivos que permitan identificar y diferenciar a las empresas y a sus productos, entendiendo como empresas a todos los operadores económicos que ofrecen productos o servicios en el mercado.

Para que pueda darse esa competencia es preciso que puedan identificarse los empresarios u operadores que participan en el tráfico ofreciendo sus productos o servicios; es preciso que puedan identificarse los locales donde ejercen su actividad para la clientela, y es preciso, además que puedan identificarse los productos o servicios que ofrecen. Pues bien, cada uno de esos elementos es susceptible de identificación mediante un signo peculiar. Se diferencian, por ello, tres clases de signos distintivos de la empresa dentro de nuestro Derecho: la marca, el nombre comercial y el rótulo del establecimiento.

Las marcas sirven para distinguir los bienes o servicios que produce, distribuye o presta una empresa. Se diferencia, por ello, entre marcas de fábrica (producción), marcas de comercio (distribución) y marcas de servicios. El nombre comercial distingue al propio empresario, y el rótulo de establecimiento se aplica al establecimiento entendido como local abierto al público.

El rótulo tiene un ámbito de protección local, porque al servir para distinguir un establecimiento abierto al público, la clientela de ese establecimiento vendrá condicionada por la propia ubicación geográfica de aquél.

Las marcas pueden registrarse para identificar tanto productos como servicios.

Signos distintivos de la empresa y otros signos distintivos en el tráfico económico

Signos distintivos de la empresa:

  • en sentido estricto: marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento (estos últimos en trance de extinción como signos registrales). Estos otorgan derecho exclusivo.

  • otros signos distintivos en el tráfico económico: denominaciones de origen, indicaciones geográficas y las indicaciones de procedencia. No otorgan derecho exclusivo. Las indicaciones de procedencia pueden ser utilizadas por todos los empresarios que elaboran sus productos en el lugar geográfico al que la indicación de procedencia se refiere. Y las denominaciones de origen e indicaciones geográficas pueden ser aplicadas por los distintos empresarios a todos los productos procedentes del área geográfica indicada en la denominación y que han sido elaborados de acuerdo con las normas y bajo el control de la autoridad encargada de la supervisión de la denominación de origen.

La indicación de procedencia como la denominación de origen o la indicación geográfica tratan de poner de manifiesto el lugar geográfico donde los productos han sido elaborados o al que deben su reputación. Y en el caso de las denominaciones de origen, éstas no sólo tratan de expresar el lugar geográfico de donde el producto procede, sino además que el producto debe sus características al medio geográfico y ha sido producido de acuerdo con las normas establecidas por una autoridad que es la que controla la utilización de la denominación de origen.

La marca no tiene nada que ver con esos otros signos distintivos, puesto que su función no consiste en expresar el lugar geográfico donde los productos han sido elaborados.

Relación entre los signos distintivos de la empresa y las patentes

La protección tanto de los signos distintivos de la empresa, como de las nuevas creaciones industriales por medio de patentes, es objeto de la Propiedad Industrial, existiendo, por tanto, entre unas y otras instituciones (signos distintivos y patentes) algunas características comunes, que justifican su integración dentro de esa misma rama del ordenamiento jurídico.

Se trata, en efecto, de instituciones que otorgan todas ellas derechos exclusivos sobre bienes inmateriales que se integran en el patrimonio empresarial y que son susceptibles de transmisión. Y, además, la concesión de tales derechos exclusivos corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, que hace esa concesión atendiendo al orden de prioridad de las solicitudes presentadas.

Hay que evitar, sin embargo, la idea errónea consistente en considerar que la normativa que rige las instituciones de protección de las creaciones industriales y la relativa a los signos distintivos de la empresa es sustancialmente igual y se basa en los mismos principios fundamentales.

Aparte de los puntos de contacto entre unas y otras instituciones, que han sido señalados anteriormente, existen diferencias fundamentales entre ambas normativas.

La regulación de las patentes tiene por finalidad esencial el impulso del progreso tecnológico e industrial.

La normativa relativa a la protección de los signos distintivos de la empresa (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento) no tiene, sin embargo, ninguna relación con el impulso del progreso tecnológico e industrial, sino que va dirigida a conseguir que los clientes potenciales puedan identificar y distinguir en el mercado los diversos productos y servicios que se ofrecen, los empresarios y sus establecimientos.

Además otras importantes diferencias: En primer término, el objeto protegido, que en las patentes son las invenciones, esto es, las reglas que indican cómo se ha de actuar para obtener un resultado industrial, mientras que en el caso de las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, lo que se protege es un signo que sirve para diferenciar a los productos o servicios, a los empresarios o a los establecimientos. El derecho exclusivo que se otorga varía también, por razón del objeto protegido, en cuanto a su mismo contenido. El titular de la patente tiene derecho a impedir a los terceros la producción de bienes o servicios utilizando la invención patentada. Pero el titular de la marca sólo puede impedir que a un tipo determinado de productos o servicios se les aplique el signo protegido. Ahora bien, lo que no podrá impedir es la fabricación misma de los productos o la producción de los servicios, que podrán ser comercializados distinguiéndolos con otros signos que no sean confundibles con la marca protegida. Y en cuanto a la duración del derecho exclusivo, éste es de duración limitada y no prorrogable en las patentes.

Por el contrario, el derecho sobre los signos distintivos tiene una duración indefinidamente prorrogable, por medio de las sucesivas renovaciones.

Legislación aplicable y jurisprudencia

Es posible obtener el derecho exclusivo sobre una marca para su explotación en el territorio español a través de dos cauces diferentes: el nacional y el comunitario.

En España, Ley 17/2001 de Marcas, presentando la correspondiente solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (LM), desarrollada por el Reglamento RD 687/2002(RLM). También puede protegerse una marca en el territorio español gracias a la obtención de una marca comunitaria, esto es una marca protegida en todo el territorio de la UE, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento 40/94/CE sobre la Marca Comunitaria. Estas marcas comunitarias han de ser solicitadas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que tiene su sede en Alicante.

Es necesario tener en cuenta también la vigencia en España del Reglamento 1383/2003/CE relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos. Este Reglamento Comunitario permite retener en aduana, denegando el despacho a libre práctica, las mercancías que se identifiquen con marcas usurpadas.

Dado que en España rigen normas legales sobre marcas tanto de la UE como puramente internas, es preciso tener en cuenta la jurisprudencia que se dicta en aplicación de cada uno de esos conjuntos normativos.

Por una parte hay que considerar la jurisprudencia dictada por el TJCE, que puede referirse bien a recursos interpuestos contra decisiones de la OAMI sobre concesión o denegación de marcas comunitarias, y que aplican por tanto el Reglamento sobre la marca comunitaria, bien para resolver cuestiones prejudiciales planteadas al amparo del art. 234 TCE, para interpretar el Reglamento sobre despacho a libre práctica o la Primera Directiva en materia de marcas. El TJCE es igualmente competente para interpretar las normas del Acuerdo ADPIC a los efectos de su aplicación por las autoridades judiciales de los Estados miembros en materias como las marcas en las que la Comunidad Europea ya ha legislado mediante la promulgación de la Primera Directiva y el RMC (STJCE 2000).

En el ámbito interno español hay dos líneas de jurisprudencia. Por una parte, existe la jurisprudencia contencioso-administrativa del TS que resuelven los recursos planteados contra la concesión o la denegación de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y por otra parte, existe la jurisprudencia de la Sala 1ª del TS, referente al ejercicio de acciones por parte de los titulares de marcas o contra ellos (acciones por violación de marca o de otros signos distintivos y acciones de nulidad y caducidad principalmente).

Noción y funciones de la marca

Según el art. 4.1 de la Ley de Marcas (LM) "se entiende por marca todo signo o medio susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras". Obsérvese pues, que la marca no es solamente un signo, sino esencialmente un signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos. Por tanto, el derecho exclusivo sobre la marca, no se refiere al signo en abstracto, sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica. Así pues, la función esencial de la marca consiste en identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica.

La jurisprudencia ha reiterado continuamente que las marcas sirven también a la protección de los consumidores, en la medida en la que les permiten identificar y distinguir los diversos productos o servicios que se ofrecen en el mercado, permitiendo así la elección entre ellos (STS 1994).

La marca debe suponer una cierta homogeneidad de los productos o servicios a los que se aplica.

También se habla de la función de garantía de la marca que se impone al titular de la marca una responsabilidad por los daños ocasionados a los consumidores por los productos marcados. Se trata de la denominada responsabilidad del fabricante por los productos defectuosos (Texto Refundido de la LGDCU, RDLeg 1/2007). Asimismo cabe considerar como parte de esa garantía, la responsabilidad del titular de la marca por la publicidad engañosa que pueda hacer de los productos marcados aplicando al efecto la prohibición de publicidad engañosa establecida en la Ley General de Publicidad y de la Competencia Desleal.

Clases de marcas

En principio puede ser marca cualquier elemento que por su naturaleza sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y por lo tanto en todas las leyes se encuentran enumeraciones no exhaustivas, sino puramente enunciativas. Así en la LM establece que pueden constituir marcas los signos o medios siguientes:

  • Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas,

  • Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos,

  • Las letras, las cifras y sus combinaciones,

  • Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o de su presentación,

  • Los sonoros; y,

  • Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Atendiendo a los sentidos a través de los cuales pueden percibirse esos signos, cabe afirmar que los signos distintivos, las marcas, pueden percibirse por la vista, por el oído o por el olfato.

Las marcas denominativas, son marcas constituidas por una o varias palabras que pueden ser vistas, pueden ser leídas y pueden ser también transmitidas oralmente, pueden ser oídas. Una marca denominativa consiste en una o varias palabras que designan directamente el bien o servicio que se pretende identificar. Esa denominación puede ser un nombre propio, por ejemplo, el nombre del propietario de la empresa. Puede ser una denominación conceptual, es decir, una palabra o conjunto de palabras con un sentido determinado o puede ser un término inventado, que no signifique nada.

Las marcas gráficas o emblemáticas son las que se dirigen a su percepción por la vista y consisten en imágenes o dibujos.

Las marcas mixtas en las que se mezclan la denominación y el dibujo.

Las marcas tridimensionales, modelos con tres dimensiones, que son las que plantean básicamente el problema de las interferencias con los modelos industriales. Este tipo de marcas son las que se utilizan para proteger los envases.

Las marcas auditivas. Por ejemplo, la señal de identificación de una emisora de radio es una marca auditiva.

Las marcas olfativas. Se señala la posibilidad de lanzar al mercado un periódico que se identifique por su olor. No parece que sea posible, sin embargo, la protección de estas marcas puesto que no son susceptibles de representación gráfica como exigen los arts.4.1 LM y 4 RMC.

Por su relación con otras marcas, las marcas pueden ser principales o derivadas. Una vez que se tiene una marca principal es posible conseguir después otras marcas derivadas, que reproducen el elemento distintivo principal de la marca anterior, pero añaden otros elementos distintivos secundarios, de tal manera que se va creando lo que podríamos decir que es una especie de constelación de marcas, todas en torno al elemento distintivo principal de la marca originaria. Aunque la existencia de marcas derivadas es una realidad del tráfico, la figura jurídica de la marca derivada ha dejado de estar expresamente regulada en la LM/2001.

Por la titularidad de las marcas, pueden ser individuales y colectivas, según el titular sea una única persona que tiene el derecho exclusivo o el derecho exclusivo se otorgue en favor de un conjunto de personas. Y entre las marcas colectivas tienen especial importancia las marcas de garantía, porque cuando hay una pluralidad de personas con derecho a utilizar una misma marca, la utilidad de ésta puede consistir en que su utilización signifique que existe una garantía sobre la composición o la forma de producción del producto.

Por la actividad empresarial que distinguen: las marcas de fábrica, de comercio y de servicio. Las más antiguas son las de fábrica (revolución industrial en el s. XIX); pero después se han ido extendiendo a todos los ámbitos de la actividad económica. Mas, lo que importa señalar es que un mismo producto puede reunir una pluralidad de marcas que indican las sucesivas etapas que ha ido pasando el producto en su elaboración. Por ejemplo, una camisa puede llevar la marca de la tela, la del fabricante y la del establecimiento que realiza la venta.

Por su grado de difusión se distinguen las marcas notorias y renombradas. Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general. Esta distinción tiene importancia a la hora de establecer el ámbito de protección de la marca.

Requisitos objetivos de la marca

Requisitos y prohibiciones absolutos y relativos

Para que un signo pueda ser protegido como marca, esto es, atribuir a su titular el derecho exclusivo a su utilización, es preciso que reúna ciertos requisitos.

Esos requisitos son de distinta naturaleza. Unos son requisitos absolutos, que debe reunir el signo en sí mismo considerado, sin compararlo con otros signos ya protegidos, cuya titularidad corresponda a otras personas. Requisitos relativos, puesto que su concurrencia se establece relacionando y comparando el signo que se pretende proteger con los signos ya protegidos a favor de otras personas.

Esta distinción entre requisitos absolutos y relativos de la marca aparece tanto en la LM como en el RMC al diferenciar entre prohibiciones absolutas y relativas al registro de una marca.

El hecho de que las disposiciones legales se refieran no a requisitos absolutos y relativos, sino a prohibiciones absolutas y relativas se explica por la perspectiva registral que han adoptado esas normas. Pues bien, el régimen jurídico de los requisitos (prohibiciones) absolutos y relativos difiere en puntos fundamentales. Y esa diferenciación se justifica porque mientras los requisitos (prohibiciones) absolutos responden a exigencias prevalentes del interés público; los requisitos (prohibiciones) relativos responden prevalentemente a la protección de intereses particulares.

La manifestación más evidente de los distintos intereses protegidos consiste en que la falta de un requisito relativo, o dicho de otro modo, la existencia de una prohibición relativa, puede no tener ninguna consecuencia si el titular del derecho que se vería afectado por la nueva marca da su autorización para que ésta sea protegida, o simplemente no presenta oposición para que ésta sea registrada.

La comprobación de los requisitos (prohibiciones) absolutos ha de hacerse de oficio tanto por la OEPM como por la OAMI, mientras que la denegación por supuestos de prohibiciones relativas sólo podrá hacerse cuando medie oposición del titular del derecho afectado (arts. 20.2 LM y 8.1 RMC).

Otra diferencia fundamental del régimen jurídico de los requisitos (prohibiciones) absolutos y relativos se manifiesta en las acciones de nulidad. En la LM mientras la acción para que se declare la nulidad de las marcas que se han otorgado en contravención de las prohibiciones absolutas es imprescriptible (art. 51.2 LM), la acción de nulidad por violación de las prohibiciones relativas no puede ejercitarse por el titular del derecho anterior si ha tolerado el uso de la marca posterior con conocimiento de ese uso durante 5 años consecutivos (art. 52.2 LM).

La misma solución se establece en el RMC, el titular de una marca o un derecho anterior, que teniendo conocimiento de la marca posterior supuestamente incompatible con su derecho, no ejercita durante 5 años ninguna acción para impedir el uso de la marca posterior, no puede ejercitar ya ninguna acción, por entenderse que su facultad de ejercer acciones ha caducado por tolerancia (art. 53 RMC).

Y en el RMC es distinta la legitimación activa para el ejercicio de la acción de nulidad en uno y otro caso. Para el ejercicio de la acción de nulidad por violación de una prohibición absoluta, está legitimada cualquier persona; mientras que para la acción de nulidad por violación de una prohibición relativa sólo están legitimados los titulares de las marcas o derechos afectados [art. 55.1 b) y c) RMC].

En la LM, legitimación activa para el ejercicio de la acción de nulidad es igual de tajante. Para el ejercicio de la acción de nulidad por contravención de una prohibición absoluta está legitimada la OEPM, así como cualquier persona física o jurídica [art. 59 a) LM]; mientras que para la acción de nulidad por contravención de prohibiciones relativas sólo están legitimados los titulares de derechos anteriores afectados [art. 59 b) LM].

Requisitos y prohibiciones absolutos

En atención a razones de interés público, para que un signo pueda ser protegido como marca es preciso que reúna los siguientes requisitos absolutos:

  1. El signo debe reunir los requisitos que concurren en la noción legal de la marca,

  2. El signo debe tener autonomía intelectual y material frente al producto o servicio que pretende distinguir como marca,

  3. El signo no debe inducir a error al público sobre los productos o servicios que pretende distinguir como marca,

  4. El signo no debe estar constituido por signos oficiales que identifiquen a Estados o entes públicos o a los que se confiera un significado legalmente establecido; y,

  5. El signo no debe ser contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

El signo debe reunir los requisitos que concurren en la noción legal de marca

La primera prohibición absoluta consiste en que no pueden constituir marca los signos que no sean conformes con la noción legal de marca del art. 4.1 LM y del art. 4 RMC [arts. 5.1 a) LM y 7.1 a) RMC].

Para poder registrarse como marca el signo ha de ser susceptible de representación gráfica, esto es, de representación visualmente perceptible, y ha de servir para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Autonomía intelectual del signo: aptitud diferenciadora en abstracto (genericidad)

El signo debe tener autonomía frente a los productos o servicios a los que se pretende aplicar como marca. Y esta autonomía tiene dos manifestaciones: una intelectual y otra material.

Intelectualmente el signo no es independiente del servicio o producto, cuando se trata del signo habitualmente utilizado en el tráfico para designar precisamente a esa clase de servicio o producto. Esto significa que el signo tiene que tener aptitud diferenciadora en abstracto, esto es, debe ser apto para distinguir en el mercado a unos productos o servicios frente a los productos o servicios idénticos o similares.

Pues bien, la exigencia de que el signo tenga aptitud diferenciadora en abstracto implica que no puede tratarse de un signo que sirva en el tráfico para designar genéricamente los productos o servicios a los que la marca pretende aplicarse. Esa prohibición aparece recogida, aunque de forma mucho más matizada, tanto en la LM como en el RMC, que distinguen tres modalidades de genericidad. Las tres modalidades de genericidad expresamente establecidas en los textos legales operan autónomamente, es decir, que basta que concurra uno de esos motivos de denegación absolutos para que el signo sea considerado genérico y no pueda ser protegido como marca (STPI 2000.

Respecto de la genericidad de los signos, destacar tres factores:

a) Que la genericidad ha de existir en el signo referido a los productos o servicios concretos para los que ese signo pretende proteger como marca (STS 1988). Así, por ejemplo, el término "calzado", es evidentemente genérico e impide la protección del mismo para distinguir zapatos. Pero ese término no es genérico para identificar gaseosas y bebidas refrescantes. La STS (Sala 1ª) 2002 declaró que es genérica la expresión "puente aéreo" en relación con el transporte aéreo. El carácter distintivo debe apreciarse en relación, por una parte a los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y, por otra en relación con la percepción que se supone del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento, de la categoría de productos o servicios de que se trate (STJCE 2005).

La genericidad que se produce al relacionar el signo con el objeto al que ha de aplicarse. A este supuesto acaba de hacerse referencia. Otra clase de supuesto de genericidad que se refiere a la utilización de signos de uso generalizado y que, por lo tanto, no son susceptibles de apropiación individual.

Así ocurre con términos como excelente, super, multi, euro, etc.

b) Hay que tener en cuenta que la genericidad de un signo no se da con carácter permanente y estático, sino que puede variar con el transcurso del tiempo, del mismo modo que cambia el significado de las palabras al evolucionar el lenguaje. Por esa razón, un signo que en el momento de la solicitud de la marca no era genérico, puede haberse convertido en genérico posteriormente. Si esa evolución ha sido favorecida por el titular de la marca, entonces el carácter genérico sobrevenido constituye una causa de caducidad de la marca registrada.

Puesto que la genericidad de un término puede variar con el tiempo, también puede ocurrir que un signo genérico llegue a adquirir la aptitud diferenciadora en abstracto característica de la marca, cuando llega a utilizarse en el mercado no como signo genérico, sino como identificativo de los productos o servicios ofrecidos por una empresa determinada. Así pues, un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un "secondary meaning" (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca.

Por ello, cuando el término genérico ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de él en el mercado, el signo es protegible como marca (arts. 5.2 LM y 7.3 RMC), y no podrá ser demandada la nulidad de la marca en el caso de que se hubiera registrado (art. 51.3 LM).

La STJCE 2005 ha declarado que para que un término o una expresión adquiera carácter distintivo no es necesario que se utilice en el tráfico como marca independiente, sino que puede haberlo adquirido formando parte como un elemento de una marca compleja o en combinación con una marca registrada. En el caso concreto se trataba de determinar si la expresión inglesa "Have a break" (tómate un respiro) había adquirido carácter distintivo para ser registrada como marca independiente gracias a su utilización como parte de la marca registrada "Have a break... have a kit kat" (tómate un respiro... tómate un kit kat) o vinculada a la marca KIT KAT.

El hecho de que un signo sea genérico no significa que no pueda formar parte de una marca que incluya otros signos que den al conjunto que constituye la marca la necesaria aptitud diferenciadora. Es más, la propia ley prevé que la conjunción de varios signos genéricos tenga, como conjunto, aptitud diferenciadora y ser, por tanto, protegible como marca (art. 5.3 LM).

Ahora bien, en tales casos el derecho exclusivo que otorga la marca no se atribuye sobre el signo genérico aisladamente considerado.

En cualquier caso debe tenerse en cuenta que la protección de la marca actúa con más fuerza cuanto más alejado esté el signo protegido de los términos genéricos.

En esta misma línea de impedir la existencia de marcas que induzcan a error sobre la procedencia geográfica de las mercancías, se ha incorporado en el Reglamento de la marca comunitaria (Reg 422/2004/CE) una nueva prohibición absoluta referida a las marcas que estén compuestas por una denominación de origen o una indicación geográfica registrada de conformidad con el Reg 2081/92/CE.

Autonomía material del signo

La autonomía del signo frente a los productos o servicios que pretende distinguir como marca no sólo ha de ser intelectual, sino que ha de ser también material, esto es, que el signo debe poder existir materialmente como algo distinto e independiente del producto o servicio. STJCE la ratio de esta prohibición "consiste en evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o características utilitarias de un producto, susceptibles de ser buscadas por el usuario en los productos de los competidores".

El signo no debe inducir a error sobre el producto o servicio

Un principio general de la protección contra la competencia desleal y de la defensa de los consumidores consiste en la prohibición de cualesquiera actuaciones en el mercado que puedan inducir a error al público. Este principio encuentra también en Derecho de Marcas, al prohibir el registro de los signos que puedan inducir a error al público sobre el producto o servicio distinguido por la marca, especialmente sobre su naturaleza, características, calidad o procedencia geográfica (LM y MC).

La prohibición absoluta se refiere, pues, al error al que puede inducir el signo sobre el producto o servicio al que ese signo se aplica como marca. Por tanto el error se refiere a la relación entre el signo y los productos o servicios para los que se pide el registro de la marca. No se trata aquí del error por confusión con los productos o servicios de un competidor; el error por confusión daría lugar a una prohibición relativa.

Tanto la LM como el RMC establecen la prohibición más específica, que incorpora lo dispuesto en el art. 23 ADPIC, de registrar signos que incorporen indicaciones de procedencia geográfica para vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia aunque se indique el verdadero origen del producto.

Esta prohibición coincide en gran medida con lo dispuesto en el art. 12 LCD.

El signo no debe estar constituido por signos oficiales que identifiquen a Estados o a entes públicos o por signos a los que se confiera legalmente un significado determinado.

Existen varias prohibiciones absolutas [arts. 5.1 LM y 7.1RMC] que pueden sintetizarse en el principio según el cual no pueden registrarse como marcas los signos oficiales para identificar Estados o entes públicos, ni los signos establecidos legalmente con un significado público determinado.

Signos contrarios a la ley, las buenas costumbres o el orden público

Es principio general del ordenamiento jurídico la prohibición de los actos contrarios a la Ley, las buenas costumbres o el orden público, y por tanto la legislación sobre marcas no hace sino incorporar ese principio al ámbito de su regulación [arts. 5.1 f) LM y 7.1 f) RMC]. Así, por ejemplo, estaría prohibida una marca de significado racista.

Requisitos y prohibiciones relativos

Significado

Para que un signo pueda ser registrado y protegido como marca, esto es, para que se pueda otorgar el derecho exclusivo a su utilización como marca, es preciso que no perjudique a los derechos anteriores ya adquiridos, que recaigan sobre ese mismo signo.

A este necesario respeto de derechos anteriores responde la exigencia de que el signo que se quiere proteger como marca reúna unos requisitos relativos, o dicho en los términos legales, no esté incurso en las prohibiciones relativas de registro. Para comprobar si concurren o no esos requisitos o prohibiciones relativos es preciso comparar el signo que se desea proteger como marca con los signos protegidos por derechos anteriores. Los derechos anteriores que pueden verse afectados por la hipotética protección de un signo determinado como marca son de tres clases:

  1. signos distintivos de la empresa (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento; estos últimos mientras subsista su protección registral en virtud de la disp. transit. 3a LM).

  2. otros derechos de propiedad industrial o intelectual.

  3. derechos de la personalidad y denominaciones o razones sociales.

Signos distintivos de la empresa anteriormente protegidos

Riesgo de confusión e intereses en juego

Para evitar el riesgo de confusión no basta con que el signo que se pretende proteger como marca tenga aptitud diferenciadora en abstracto, esto es, no basta que no sea genérico (requisito absoluto), sino que tiene que presentar además aptitud diferenciadora en concreto (requisito relativo) frente a los signos de la empresa que estén ya prioritariamente protegidos. Esto significa, que no es suficiente la comparación de los signos enfrentados en sí mismos considerados, sino que es preciso realizar una doble comparación, esto es, tanto de los signos, como de los productos o servicios a los que se aplican para distinguirlos en el mercado (STS 1994).

Esta es la regla conocida como de especialidad de la marca, que significa que la protección de la marca no se refiere al signo en sí mismo, sino al signo como medio para distinguir en el mercado determinada clase de productos o servicios.

Así pues, para que exista riesgo de confusión deberá darse identidad o semejanza de los signos aplicados precisamente a productos o servicios similares.

Signos entre los que debe establecerse la comparación

Para determinar la concurrencia de este requisito relativo de registro, debe establecerse la comparación entre el signo que se pretende proteger como marca (signo referido a una clase determinada de productos o servicios) con los signos de la empresa (marcas, nombres comerciales o rótulos de establecimiento) prioritariamente registrados, esto es, protegidos en virtud de una solicitud de registro que goce de prioridad frente a aquella cuya aptitud diferenciadora es objeto de consideración.

Si se trata de un signo que se pretende proteger como marca en España, habrá de compararse con los signos distintivos de la empresa cuya protección para España haya sido prioritariamente solicitada, es decir, las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento cuyo registro haya sido solicitado con prioridad ante la OEPM, así como las marcas comunitarias cuya solicitud ante la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) goce de prioridad, pues esas solicitudes se equiparan a solicitudes de marcas españolas (art. 32 RMC).

Las marcas y nombres comerciales no registrados pero notoriamente conocidos en España también han de ser tenidos en cuenta para determinar si concurre una prohibición relativa de registro de una marca solicitada en España [arts. 6.2 d) y 9.1 d) LM].

Si se trata de un signo que se pretende proteger como marca comunitaria, habrá de compararse con las marcas comunitarias anteriores y las marcas protegidas en los Estados miembros de la UE que gocen de prioridad, así como con los signos distintivos que otorguen en cada uno de esos Estados un derecho exclusivo de carácter no local (art. 8.2 RMC), como ocurre en España con los nombres comerciales.

La prioridad entre los signos objeto de comparación

Normalmente la fecha de prioridad de registro de un signo distintivo es la de presentación de su solicitud ante la OEPM (directamente o a través del órgano autonómico competente) o ante la OAMI según se trate de una marca nacional o comunitaria (arts. 13.1 LM y 27 y 31 RMC); pero esa prioridad puede ser anterior a esa fecha, si el solicitante reivindica la prioridad unionista correspondiente a una solicitud presentada para la misma marca en un país miembro del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud ante la OEPM o la OAMI. En ese caso se considera como fecha de prioridad relevante para la comparación, no la fecha de presentación de la solicitud ante la OEPM o ante la OAMI, sino la de presentación ante la Oficina extranjera que se reivindica.

Esa misma prioridad puede reivindicarse aunque la solicitud anterior no se haya presentado en un país unionista, si el Estado en cuestión reconoce a las solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad con efectos equivalentes al unionista (arts. 14.2 LM y 29 RMC).

También puede reivindicarse la prioridad de la marca que hubiere sido usada en una exposición oficial u oficialmente reconocida (arts. 15 LM y 33 RMC).

Identidad de signos y productos o servicios

La incompatibilidad entre dos signos distintivos es obvia cuando son idénticos los signos y distinguen productos o servicios igualmente idénticos. En este caso existe una presunción "iuris et de iure" del riesgo de confusión, tanto entre marcas, como entre éstas y los nombres comerciales, tratándose de marcas nacionales o comunitarias, así como para los rótulos de establecimiento en el caso de las marcas nacionales. En los casos en que entre los signos comparados existan diferencias mínimas o prácticamente inapreciables habrá de aplicarse la regla como si los signos fueran totalmente idénticos.

Aunque exista identidad entre los signos y los productos o servicios a los que se aplican, no operará la prohibición relativa si el titular del signo prioritario no se opone a la concesión o no ejercita la acción de nulidad antes de que prescriba.

El riesgo de confusión cuando no concurre la doble identidad del signo y de los productos o servicios

Cuando no existe la doble identidad de los signos y productos, servicios o actividades, hay que recordar que no se produce la prohibición relativa para las marcas nacionales si el signo anterior es un rótulo de establecimiento. El rótulo anterior no afecta, por lo demás, al posible registro de una solicitud de marca comunitaria. Así pues, el riesgo de confusión cuando no existe la doble identidad se aplica a la comparación tanto con marcas como con nombres comerciales que tengan prioridad.

Cabe distinguir tres supuestos en que puede producirse riesgo de confusión sin que exista doble identidad de signos y productos o servicios. Estos supuestos son los siguientes:

  • signos idénticos para productos o servicios semejantes.

  • signos semejantes para productos o servicios idénticos.

  • signos semejantes para productos o servicios también semejantes.

De esta enumeración de supuestos resulta evidente que para determinar si existe riesgo de confusión hay que proceder a una doble comparación, para establecer, por un lado, si existe identidad o semejanza entre los signos, y, por otro, si existe identidad o semejanza entre los productos o servicios a los que aquéllos se aplican.

Comparación entre productos o servicios

Para establecer la identidad o semejanza entre los productos o servicios a los que se refieren las marcas enfrentadas no constituye un factor decisivo el hecho de que figuren o no en la misma clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, pues ésta tiene un efecto exclusivamente administrativo (art. 3.4 RLM).

A fin de determinar si los productos o servicios son idénticos o semejantes habrá que atender a la propia naturaleza de los mismos y a las necesidades que pretenden cubrir; si se trata de productos o servicios sustitutivos o complementarios, y especialmente si existe competencia entre ellos. Para ello habrá que tener en cuenta los canales de comercialización, en particular si actúan en el mismo área comercial (STS, Sala 3ª, 1995), si se comercializan en los mismos establecimientos, y habrá que tener en cuenta también si van dirigidos o no al mismo grupo de adquirentes potenciales. Cuando se trata de productos idénticos no tiene relevancia el hecho de que los canales de comercialización sean totalmente distintos, doctrina esta que tiene especial relevancia para el ejercicio de las acciones por el titular de la marca inscrita (STS, Sala 1ª, 2004).

La STS 2004 ha considerado que son productos similares las motos con la marca "Harley- Davidson" y un juguete con reproducción a escala de esas motos que llevaba la misma marca.

Comparación entre signos

La identidad o semejanza entre signos, que puede dar lugar al riesgo de confusión, puede ser fonética, gráfica o conceptual, y por consiguiente la comparación debe hacerse desde esa triple perspectiva. Para que el riesgo de confusión exista es suficiente que se produzca en cualquiera de los tres aspectos señalados.

En general la confrontación entre los signos debe hacerse por medio de una simple visión o audición de los mismos, tal como los considera el público, esto es, comparándolos en su conjunto, sin tener simultáneamente los dos signos delante para compararlos y sin detenerse a aquilatar los elementos que los integran o a hacer análisis o razonamientos más o menos complicados sobre tales elementos (SSTS).

Cuando se trata de signos complejos la comparación debe hacerse considerándolos en su conjunto, esto es, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, pero dando prevalencia a los elementos dotados de especial fuerza diferenciadora (SSTS 1995).

En cualquier caso la comparación ha de hacerse atendiendo a la percepción de los consumidores de los productos de que se trate; percepción referida a "un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz" (STJCE 2004).

Riesgo de asociación y aprovechamiento indebido de la reputación ajena

El riesgo de asociación es una modalidad del riesgo de confusión, y puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta.

El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas. Mientras el riesgo de asociación es una modalidad del riesgo de confusión y opera entre productos y servicios similares, el aprovechamiento indebido de la reputación ajena opera también para productos y servicios totalmente distintos. El riesgo de asociación sirve para la protección de las marcas notorias; mientras que la prohibición del aprovechamiento indebido de la reputación ajena se aplica a la protección de las marcas o nombres renombrados (art. 8.1 y 8.3 LM). La STS de 2004 declara que existe riesgo de asociación con la marca notoria "Harley-Davidson" para motos, por la utilización de esa misma denominación para un juguete consistente en una reproducción a escala de las famosas motos mencionadas.

Otros derechos exclusivos anteriores

Consideraciones generales

El ordenamiento jurídico tiene que ser considerado como un conjunto de normas armónicas. Por ello la regulación de las marcas no puede entrar en contradicción con las normas del resto del ordenamiento que otorgan derechos exclusivos sobre determinados signos. Así pues, para que un signo pueda ser protegido como marca no debe colisionar con un derecho exclusivo anterior sobre ese mismo signo.

Constituye por ello una prohibición relativa de registro como marca, el hecho de que el signo que se pretende proteger esté ya protegido por un derecho exclusivo anterior de propiedad industrial o intelectual o por un derecho anterior de la personalidad o constituya un nombre comercial, denominación o razón social notorios (arts. 9 LM, 8.4 y 52.2 RMC).

Otros derechos de propiedad industrial o intelectual

Normalmente los otros derechos de propiedad industrial que no protegen signos distintivos y que pueden impedir la protección o registro como marca son los modelos y dibujos industriales. En efecto, el modelo o dibujo industrial puede coincidir con el signo gráfico que pretende protegerse como marca.

En materia de propiedad intelectual también puede producirse la colisión con las marcas, especialmente con los signos gráficos y también con los títulos de obras literarias o musicales y con las denominaciones de personajes de ficción.

Para la protección de la propiedad intelectual debe tenerse en cuenta que esa protección nace con el hecho mismo de la creación de la obra, sin necesidad de ninguna clase de registro, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de propiedad industrial. Ciertamente la Ley española de Propiedad Intelectual regula un registro, pero la inscripción en él no es constitutiva, sino que tiene relevancia solamente a efectos de prueba.

Derechos de la personalidad

El nombre, seudónimo o imagen de una persona constituyen signos que pueden constituir marcas.

El principio general consiste en que los signos protegidos como derechos de la personalidad y las marcas son ámbitos autónomos, que sólo tienen interferencias cuando aquellos signos pretenden utilizarse como marcas o cuando esos signos protegidos como derechos de la personalidad son ampliamente conocidos entre el público.

Partiendo de estos principios, la titularidad de los derechos de la personalidad sobre el nombre, el seudónimo, la imagen o cualquier otro signo no da derecho por sí sola a la utilización y al registro de ese signo como marca. Sólo será posible ese registro si no es incompatible la nueva marca con los signos distintivos anteriormente registrados (art. 9.2 LM).

Y en sentido contrario, cuando un signo protegido como derecho de la personalidad (nombre, apellidos, seudónimo, imagen u otro) sea conocido por la generalidad del público, su titular podrá impedir que un tercero, sin su autorización, registre ese signo como marca. Ello es lógico puesto que en este caso se daría un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Nombre comercial y denominación o razón social notorios

La LM [art. 9.1 d)] prohíbe, con prohibición relativa, que sin autorización del titular puedan registrarse como marcas los nombres comerciales o denominaciones o razones sociales usados o notoriamente conocidos con carácter prioritario en el conjunto del territorio nacional, con los que exista riesgo de confusión por la identidad o semejanza del signo y de las actividades, productos o servicios.

Requisitos subjetivos del titular de la marca y adquisición del derecho

Puede solicitar y ser titular de una marca cualquier persona natural o jurídica de nacionalidad española o que reúna los requisitos de nacionalidad, domicilio o establecimiento mercantil establecidos en la LM o en el RMC respectivamente (arts. 3 LM y 5 RMC).

El Derecho europeo se ha pronunciado por la adquisición de la marca no por su uso como en el Derecho norteamericano, sino por su registro (arts. 2.1 LM y 6 RMC).

El sistema de la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca por medio del registro, ofrece una ventaja fundamental frente al sistema de la adquisición por el uso, esto es, la seguridad jurídica. Quien desea adquirir el derecho sobre una marca puede comprobar con la mayor facilidad, acudiendo al Registro de marcas, si existe alguna marca anterior que sea incompatible con la que él desea registrar.

Existen supuestos excepcionales en que el uso de una marca no registrada puede atribuir derechos a su titular. Así, el titular de una marca no registrada, pero notoriamente conocida en España, puede presentar oposición a la concesión de una marca posterior idéntica o semejante para productos o servicios idénticos o similares, o reclamar ante los Tribunales la nulidad de esa marca. El titular de la marca anterior usada no registrada también tiene derecho, según la LM, para reivindicar la marca solicitada o concedida en fraude de su derecho o con violación de una obligación legal o contractual frente a ese titular por parte del solicitante. El plazo para ejercitar esa acción es de cinco años desde la publicación de la concesión de la marca que se reivindica o desde que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada.

Procedimiento de registro

Solicitud

Para adquirir el derecho exclusivo sobre la marca hay que registrarla en la OEPM, si se trata de una marca nacional española (art. 2.1 LM), o en la OAMI (art. 6 RMC), si se trata de una marca comunitaria. Y para conseguir el registro hace falta presentar la correspondiente solicitud.

La presentación de la solicitud de marca debe realizarse en el órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya asumido esa competencia donde el solicitante o su representante tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. Los solicitantes de Ceuta y Melilla, los no domiciliados en España o que realicen su solicitud a través de un establecimiento serio y efectivo no territorial deben presentar su solicitud ante la OEPM (art. 11.2, 11.3 v 11.5 LM).

Para que a la solicitud se le dé una fecha de presentación, que es la que le atribuye la prioridad si no se ha reivindicado una prioridad unionista o derivada de una exposición, es preciso que contenga la instancia con la solicitud; la identificación del solicitante; la reproducción del signo para el que se pide la marca, y la lista de productos o servicios para los que se solicite el registro. Debe pagarse además la tasa establecida para el depósito de la solicitud (arts. 12.1 y 13.1 LM, y 26 RMC).

Existe una clasificación internacional de los productos y servicios para los que se piden las marcas (Arreglo de Niza de 1957, revisado en Estocolmo de 1967, y en Ginebra de 1977). Esta clasificación es fundamental no sólo porque sirve para poder comprobar fácilmente las marcas protegidas para cada clase de productos o servicios, sino, además, porque al solicitar la marca hay que pagar una tasa por cada clase para la que se haga la solicitud.

Examen de requisitos de forma y requisitos o prohibiciones absolutos

En los procedimientos de concesión, ante los órganos competentes de las CCAA o ante la OEPM, para las marcas españolas, y ante la OAMI, en primer lugar se verifica de oficio si la solicitud reúne los requisitos mínimos para que dé lugar al derecho de prioridad en la fecha de presentación. Si no reúne esos requisitos, la solicitud no atribuye el derecho de prioridad y se comunican las irregularidades al solicitante para que las subsane [arts. 16.1 a) LM y 36 RMC].

También se examina de oficio si la solicitud incurre en alguna prohibición absoluta, a efecto de denegar la solicitud, dando oportunidad al solicitante de presentar las alegaciones que estime oportunas en defensa de su solicitud (arts. 20.1 LM y 38 RMC). La OEPM examina también de oficio si el signo solicitado es un nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.

En el procedimiento de concesión de las marcas españolas, el examen de los requisitos mínimos que debe reunir la solicitud para obtener la fecha de presentación y de los requisitos formales corresponde al órgano autonómico ante el que deba realizarse la presentación de la solicitud, o a la OEPM si es ella la competente para recibir la solicitud (art. 16 LM). Una vez superado el examen de los requisitos formales, si ha tenido lugar ante un órgano autonómico, éste debe remitir a la OEPM la solicitud con todo lo actuado.

Es la OEPM la que tiene competencia para examinar de oficio si concurre alguna prohibición absoluta, así como para recibir y resolver sobre las oposiciones y sobre la concesión de la marca (art. 22 LM).

Requisitos o prohibiciones relativos en los procedimientos de concesión

Ni la OEPM ni la OAMI realizan un examen de oficio para comprobar si la solicitud incurre en alguna prohibición relativa. En los dos procedimientos, ante la OEPM y la OAMI, se publica la solicitud para que los terceros puedan presentar oposición alegando las prohibiciones relativas (arts. 18 LM y 39.6 RMC). En el procedimiento ante la OEPM también se pueden alegar las prohibiciones absolutas (art. 19.1 LM). Por el contrario, ante la OAMI los terceros sólo pueden hacer observaciones sobre las prohibiciones absolutas (art. 41 RMC), pero no pueden presentar oposición en base a tales prohibiciones.

Así pues las prohibiciones relativas que no sean alegadas por los terceros legitimados en virtud de derechos anteriores presentando su oposición a la concesión de la marca, serán ignoradas tanto por la OEPM como por la OAMI. La publicación de la solicitud de marca española se hace en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial"(art. 18 LM).

Si la OEPM o la OAMI, según los casos, no comprueban en su examen de oficio la existencia de alguna prohibición absoluta y si no se presenta oposición, o si presentada oposición ésta es rechazada, se procede al registro de la marca (arts. 20.2 v 22 LM y 45 RMC).

Al resolver sobre el registro de la marca es posible que éste se conceda parcialmente, esto es, para una parte de los productos o servicios solicitados, a los que no afecten las prohibiciones absolutas o relativas que se hayan alegado en el procedimiento de concesión. También existe la posibilidad de que a la vista de los reparos formulados de oficio o de las oposiciones presentadas, el solicitante retire, limite, modifique o divida la solicitud (art. 21.2 LM).

Contra la denegación del registro cabe siempre presentar recurso, igual que puede presentarlo quien hubiera presentado una oposición que hubiera sido desestimada.

Solicitudes de marcas españolas por transformación de marcas internacionales y comunitarias

Las solicitudes de registro internacional de marcas para España, presentadas al amparo del Arreglo y Protocolo de Madrid sobre Registro internacional de marcas, a partir de su publicación por la Oficina internacional están sujetas a la misma tramitación que las solicitudes de marcas nacionales ante la OEPM, pudiendo por tanto presentarse oposición y ser denegada la concesión (art. 80 LM).

Cuando el registro internacional de una marca que tenía efectos en España al amparo del Protocolo del Arreglo de Madrid sobre el Registro internacional de marcas ha quedado sin efecto por su retirada, caducidad, denegación, revocación, cancelación o invalidación, en tales casos el registro internacional puede transformarse en marca española presentando ante la OEPM la correspondiente solicitud, que se tramitará conforme a lo dispuesto en la LM para este supuesto (art. 83).

Por otra parte, cuando una solicitud de marca comunitaria sea desestimada o retirada o una marca comunitaria deje de producir efectos, el solicitante o titular de la marca puede cursar a la OAMI una solicitud de transformación en marca nacional (art. 108 RMC). Si se solicita el registro de una marca española por transformación de una solicitud o una marca comunitaria esa solicitud tendrá la tramitación especial prevista en la LM (art. 86) para tales casos.

Tanto en el caso de transformación de un registro internacional de marca con efectos en España como de una solicitud o marca comunitaria, la fecha de prioridad a tener en cuenta para juzgar la concurrencia de los requisitos absolutos o relativos de la marca o solicitud de marca española será la que corresponda a la solicitud de registro internacional con efectos para España (art. 83.3 LM) o la que corresponda a la solicitud de la marca comunitaria (art 86.4 LM).

Contenido del derecho

Noción general sobre el derecho exclusivo

La marca registrada otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico el signo en qué consiste la marca para identificar productos o servicios iguales o similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada. Es pues importante recordar una vez más que el derecho exclusivo no se refiere a la utilización del signo en sí mismo considerado, sino al signo para la identificación de los productos o servicios protegidos por la marca; es decir que el derecho exclusivo se refiere a la utilización en el tráfico económico de la relación entre el signo y los productos o servicios para los que ha sido otorgada la marca.

Dentro de este contexto, la utilización en el tráfico económico equivale a la utilización en el mercado.

Aspectos positivo y negativo del derecho exclusivo

Cabe distinguir en ese derecho exclusivo dos aspectos: el aspecto positivo, consistente en el derecho del titular a utilizar en el tráfico económico el signo en qué consiste la marca para los productos o servicios para los que se ha otorgado, y el aspecto negativo consistente en el derecho a impedir que ningún tercero sin la autorización del titular pueda utilizar en el tráfico económico una marca confundible, esto es, un signo que pueda inducir a confusión a los clientes potenciales en relación con productos o servicios similares a aquellos para los que la marca se ha otorgado (SSTS de 2003).

Con carácter general, el titular de la marca tiene desde el momento de la concesión de la misma derecho a utilizarla en el tráfico económico.

En su aspecto negativo el derecho exclusivo del titular de la marca significa que tiene derecho a impedir a toda persona no autorizada la introducción en el mercado o la realización de actuaciones dirigidas a esa finalidad, así como la tenencia, ofrecimiento o negociación en el mercado de los productos distinguidos con la marca protegida (arts. 34.2 y 34.3 LM y 9 RMC). En definitiva, el derecho del titular es, por lo tanto, absoluto; nadie sin su autorización puede realizar actos dentro del mercado referentes a productos que tengan el signo en qué consiste la marca, siempre, naturalmente que ese signo se aplique a los productos o servicios para los que la marca ha sido concedida o a otros similares.

El titular de la marca, a diferencia de lo que ocurre con el titular de una patente, no tiene derecho a impedir la fabricación del producto o la prestación del servicio protegido por la patente, sino que sólo tiene derecho a impedir que se ponga el signo protegido como marca en el producto o servicio destinado al tráfico económico.

La otra categoría de actos de violación es aquella en que el acto realizado en el tráfico económico tiene por objeto el producto o servicio ya identificado por el signo protegido como marca. Entre tales actos hay que incluir el ofrecimiento, comercialización o almacenamiento con ese fin de los productos marcados o el ofrecimiento o prestación de los servicios con el signo, así como la importación, exportación o sometimiento a cualquier régimen aduanero de los productos marcados, como por ejemplo el tránsito o el depósito, asimismo, la utilización del signo, referido a los productos o servicios para los que se ha concedido la marca en los documentos de negocios y en la publicidad, y también la utilización del signo en redes telemáticas y como nombre de dominio.

Limitaciones objetivas al derecho de marca

Un problema importante para delimitar el derecho exclusivo consiste en fijar las limitaciones al mismo. No puede ignorarse que el monopolio que representa la utilización de la marca como derecho exclusivo sólo se justifica en la medida necesaria para que la marca cumpla su función, debiendo evitarse que ese monopolio se amplíe a actuaciones no justificadas por esa función de la marca y que redundarían en perjuicio de la libre competencia dentro del mercado. Pues bien, a estos efectos conviene recordar que la función de la marca consiste en identificar y diferenciar en el mercado los productos y servicios para los que ha sido concedida.

Para concretar esas limitaciones se enuncian en los textos legales diversas actuaciones que se consideran lícitas por parte de los terceros. Por una parte los actos que permiten a los operadores económicos identificarse en el mercado (nombre y domicilio) o explicitar las características de los productos o servicios que comercializan, tales como la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos [arts. 37 a) y 37 b) LM y 12 a) y b) RMC].

Pero además se permite también a los terceros que utilicen la referencia a la marca protegida cuando es indispensable para exponer las características esenciales de los productos o servicios que comercializan. Por ello se dispone que el titular de la marca no puede prohibir a los terceros que la utilicen cuando sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o recambios, siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial [arts. 37 c) LM y 12 c) RMC]. Esta limitación es especialmente importante para las piezas de recambio o para los servicios de reparación (STJCE 1999).

Tampoco puede impedir el titular de la marca que se incluya en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar, pero sí que puede exigir que en la siguiente edición de la obra se añada la mención de que se trata de una marca registrada (arts. 35 LM y 10 RMC). La inclusión de tal mención impide que la marca se convierta en término genérico que pueda dar lugar a la caducidad de la misma.

Y, por último, constituye una limitación fundamental del derecho de marca el denominado "agotamiento del derecho", que consiste en que una vez que el producto marcado ha sido introducido en el mercado por el titular de la marca o con su autorización, ese producto marcado es de libre comercio dentro del mercado.

El agotamiento se produce para todo el mercado de la UE, tanto si el producto marcado se ha introducido en el mercado español como en el mercado de cualquiera de los Estados miembros. Esto significa que el titular de una marca que ha introducido el producto o servicio marcado en el mercado español o comunitario no puede ejercitar acciones derivadas de las marcas de las que sea titular en los distintos países comunitarios para impedir la libre circulación de ese producto (arts. 36 LM y 13 RMC).

Por el contrario la comercialización fuera de la UE del producto marcado con el consentimiento del titular de la marca no produce el agotamiento del derecho para la comercialización en la UE (STJCE 1998).

Limitaciones subjetivas del derecho exclusivo

Existen supuestos en que no puede ejercitarse frente a un tercero el derecho exclusivo de la marca debido a la actuación que ha tenido el propio titular de la misma; son los supuestos que podemos denominar limitaciones subjetivas del derecho exclusivo. En primer término el titular de la marca no podrá ejercitar su derecho exclusivo frente a un tercero, cuando ha incumplido la carga que pesa sobre él de usar la marca de una manera efectiva y real (arts. 39 LM y 15 RMC). Y por otra parte tampoco puede declararse la nulidad de una marca en base a la existencia de una marca anterior si esta última no cumple los requisitos de uso a que se ha hecho referencia (art. 52.3 LM). Esa misma norma rige para la marca comunitaria.

Otra limitación subjetiva del derecho exclusivo resulta de la tolerancia por parte del titular en el uso por un tercero de una marca confundible con la registrada. Según el art. 52.2 LM, el titular de una marca anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de 5 años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no puede ni solicitar la nulidad de la marca posterior ni impedir el uso de la misma. La misma norma es aplicable a las marcas comunitarias.

Ámbito territorial y temporal del derecho exclusivo

El ámbito territorial del derecho exclusivo es el territorio español para las marcas nacionales españolas y el territorio de toda la UE para las marcas comunitarias. El ámbito temporal del derecho exclusivo de marca es de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (arts. 31 LM y 46 RMC). Esta duración del derecho puede inducir a error, puesto que el registro de la marca tanto nacional como comunitaria es indefinidamente renovable por períodos ulteriores de 10 años y esa renovación es automática, bastando para ello que se presente la correspondiente solicitud y se paguen las tasas (arts. 32 LM y 47 RMC). De alguna manera cabe considerar, por tanto, que la duración del derecho de marca es indefinida, siempre que se soliciten las renovaciones pagando las tasas correspondientes.

Acciones por violación del derecho de marca

Con carácter general el titular de una marca registrada puede ejercitar acciones civiles o penales ante los Tribunales ordinarios para exigir cualesquiera medidas que estime necesarias para la salvaguardia de su derecho exclusivo (art. 40 LM). La LM admite, además, expresamente que los litigios sobre violación de marcas puedan someterse a arbitraje (art. 40 LM).

Así pues la enumeración de acciones civiles que se contiene en el art. 41 LM no es exhaustiva.

Entre esas acciones cabe distinguir aquéllas tendentes a impedir que se realice o que continúe la violación del derecho exclusivo de marca, de la acción para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Entre las acciones dirigidas a impedir que tenga lugar la violación del derecho exclusivo hay que incluir las acciones de cesación [art 41.1 LM], de adopción de medidas para impedir que prosiga la violación, de destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente marcados y de publicación de la sentencia.

En materia de marcas, como ocurre con todos los derechos de propiedad intelectual, la acción fundamental es la de cesación. La acción de cesación está prevista en el art. 41.1 a) LM que permite al titular del derecho de marca lesionado exigir la cesación de los actos que violen su derecho.

Dado que la cesación es el único instrumento que permite hacer respetar el derecho exclusivo en su sentido auténtico, es fundamental que se otorgue inmediatamente, aunque sea con carácter de medida provisional, en los supuestos en los que hay una apariencia suficiente de que la violación de la marca registrada está siendo realizada o va a ser realizada de forma inmediata.

Un complemento de la acción de cesación consiste en la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga o se inicie la violación, incluyendo el embargo o la destrucción de los medios principal- mente destinados a cometer la infracción. A tales efectos puede solicitarse en particular que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marcas [art. 40.1 c) LM].

Tanto las acciones para impedir la violación del derecho de exclusiva o la eliminación de sus efectos, como la solicitud de medidas para evitar que prosiga la violación pueden ejercitarse, a diferencia de lo que ocurre con las acciones de indemnización, contra cualesquiera personas que en el tráfico económico realicen actos de violación de la marca.

Las acciones para exigir la cesación de los actos de violación de la marca y evitar que prosiga ésta pueden ejercitarse también, cuando sean apropiadas, "contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción" (art. 41.3 LM).

Una acción no prevista en la LM, pero que puede ejercitar el titular de la marca especialmente frente a quienes comercializan los productos marcados en el mercado, es la de exigir que informen al titular del derecho de marca sobre la identidad de los terceros que les hayan suministrado los productos marcados. Este derecho de información tiene gran importancia práctica, puesto que titular de la marca lo que le interesa en realidad es poder ejercitar sus acciones contra quien introduce los productos marcados en el mercado.

La acción de indemnización de daños y perjuicios procede cuando ya han tenido lugar el acto o actos de violación de la marca. Hay infractores del derecho exclusivo de marca que responden en todo caso de los daños y perjuicios causados, mientras que otros infractores sólo responden cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia. Responden en todo caso quienes hayan puesto el signo en los productos o servicios o en su presentación o en los envoltorios o embalajes y quienes hayan hecho la primera comercialización de los productos o servicios marcados, así como quienes realizan actos de violación de marcas notorias o renombradas (art. 42 LM). También quien suprime la marca del producto o servicio sin consentimiento del titular, puesto que esa actuación siempre se realiza mediando culpa o negligencia (art. 42.2 LM). En los demás supuestos sólo procede la responsabilidad por los daños y perjuicios causados cuando el infractor ha actuado con culpa o negligencia atendiendo a las circunstancias del caso, especialmente si el titular de la marca o la persona legitimada para ejercitar la acción han advertido suficientemente al infractor, identificando la marca y requiriendo el cese con la violación (art. 42.2 LM).

Los daños y perjuicios que pueden reclamarse al infractor: Por una parte los correspondientes a las pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener; por otra parte el perjuicio al prestigio de la marca, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquéllos en el mercado (art. 43 LM) así como los gastos de investigación para obtener pruebas de la violación de la marca (art. 43.1 LM), y, por último, la indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por día transcurrido sin que el infractor cumpla la condena de cesar en su violación de la marca.

La inclusión de la indemnización por el daño moral parece superponerse en parte con la indemnización referente al desprestigio de la marca causado por el infractor. Cabe pensar que además podrían dar lugar a la indemnización por daño moral las especiales dificultades en que haya podido verse la empresa del titular de la marca como consecuencia de la violación de ésta. De alguna manera parece que a través de esta vía del daño moral, sin que sea exigible la prueba del perjuicio económico, se atribuye al juez un amplio poder de discrecionalidad a la hora de conceder la indemnización al titular de la marca; se trata incluso de poder introducir por esta vía los denominados "daños punitivos", esto es, daños que exceden de los que hayan podido producirse y demostrarse de una manera efectiva.

El otro criterio previsto para fijar la indemnización de daños y perjuicios consiste en la cantidad a tanto alzado (Directiva 2004/48/CE, incorporada por la Ley 19/2006) que como precio hubiera debido pagar el infractor al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiere permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho (art. 43.2.b LM, según la Ley 19/ 2006).

La LM fija una indemnización legal mínima, cuya cuantía no es preciso probar, consistente en el uno por 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Por supuesto, el titular de la marca podrá exigir una indemnización superior, pero los daños y perjuicios que reclame por encima del mínimo legal fijado deberá probarlos (art. 43.5 LM).

Sólo se pueden exigir los daños y perjuicios correspondientes a los actos de violación realizados durante los 5 años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción (art. 45.2 LM).

La LM prevé tres acciones, además de la indemnización de daños y perjuicios, para contrarrestar las consecuencias de la violación de la marca: la destrucción o cesión con fines humanitarios, si ello fuera posible, a elección del actor, de los productos ilícitamente marcados que estén en poder del infractor, salvo que sea posible la eliminación de la marca sin afectar al producto o la destrucción produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o propietario (art. 41.1.c LM); la atribución en propiedad al titular del derecho de marca de los productos, materiales y medios embargados al infractor, imputando su valor a la indemnización de daños y perjuicios a la que se condene al demandado (art. 41.1.e LM) y la publicación de la sentencia condenatoria a costa del condenado (art. 41.1.f LM).

El art. 45.1 LM, las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los 5 años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.

Por último, hay que tener en cuenta que una medida importante prevista en el Derecho comunitario para proteger a los titulares de marcas tanto nacionales como comunitarias consiste en la facultad de solicitar ante las autoridades aduaneras la retención de las mercancías con usurpación de marca para permitir que el titular ejercite las acciones correspondientes ante el juez competente. [Reglamento 1383/2003/CE].

Para el ejercicio de acciones relacionadas con las marcas nacionales: a partir del 1 de septiembre de 2004 esas acciones son competencia de los Juzgados de lo mercantil, al igual que todas las materias relacionadas con la propiedad industrial.

Para el ejercicio de acciones por violación de marcas comunitarias son competentes en exclusiva los Tribunales de marcas comunitarias (arts. 91 a 94 RMC), habiendo sido designados en España con competencia en todo el territorio nacional como tribunales de marcas comunitarias los Juzgados de lo mercantil de Alicante.

Marcas notorias y renombradas

Un factor que incide de manera decisiva para delimitar el ámbito de protección de las marcas es el hecho de que se trate de marcas notorias o renombradas.

Marcas notorias son aquellas que son ampliamente conocidas en el sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios distinguidos por ellas; mientras que las marcas renombradas son conocidas por el público en general y no sólo dentro de un sector determinado del mercado. Por lo tanto todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas. Las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias (art. 8 LM).

Si la marca notoria o renombrada está registrada, tiene una protección ampliada, puesto que esa protección no estará limitada por el principio de especialidad. Esto significa que la protección se amplía a productos o servicios distintos de los utilizados por la marca notoria o renombrada, extendién- dose a los sectores que comprenda la notoriedad o a todos los sectores si la marca es renombrada. Y esa protección ampliada se aplica tanto para la aplicación de la prohibición relativa de registro de otras marcas posteriores, que se puede hacer valer mediante la oposición o la acción de nulidad, como a efectos del ejercicio de la acción de violación de la marca [arts. 8 y 34.2 c) LM y 8.5 y 9.1 c) RMC].

La marca notoria o renombrada no registrada tiene protección legal a pesar de no estar registrada, pero esa protección se limita a los productos o servicios similares a aquellos para los que se utiliza la marca notoria o renombrada. Es decir que para la protección de las marcas notorias o renombradas no registradas, sí que se aplica el principio de especialidad de la marca.

Por lo demás el carácter notorio o renombrado de la marca, tanto si está registrada o no lo está, debe tenerse en cuenta:

  • Para permitir la protección como marca de un signo originariamente genérico "secondary meaning",

  • Para juzgar con criterios más estrictos el riesgo de confusión,

  • Para hacer responsables a todos los infractores de los daños y perjuicios causados por la violación de la marca, al presumirse "iuris et de iure" que han actuado con culpa o negligencia (art. 42.2 LM),

  • Para fijar la indemnización de daños y perjuicios por violación de la marca (art. 43.3 LM), especialmente por el daño causado al prestigio de la misma; y,

  • Para considerar que el registro de una marca ajena notoria o renombrada se hace de mala fe, razón por la cual adolece de una causa de nulidad absoluta que da lugar a una acción imprescriptible de nulidad (art. 51.1 y 51.2 LM).

Cargas que pesan sobre el titular de la marca

Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca.

El titular de una marca tiene que cumplir con la carga de usarla si quiere conservar el derecho exclusivo y poder hacerlo valer frente a los terceros.

Esta obligación en sentido amplio, o carga en sentido estricto, de usar la marca aparece establecida tanto en la LM como en el RMC. La falta de uso efectivo de la marca para los productos o servicios para los que está registrada se sanciona, si esa falta de uso se ha prolongado durante 5 años a partir del registro o se hubiera suspendido durante un plazo ininterrumpido también de 5 años.

El titular de la marca queda exonerado de la obligación de usarla, cuando existan causas justificativas de la falta de uso. Esas causas justificativas tienen que ser ajenas a las posibilidades de actuación del titular de la marca, esto es, tienen que resultar de circunstancias en las que el titular no puede influir (art. 39.4 LM).

La sanción más drástica por la falta de uso de la marca es la caducidad [arts. 55.1 c) LM y 50.1 a) RMC]. Pero existen, además, otras sanciones que consisten básicamente en limitar la eficacia del derecho exclusivo que corresponde a la marca no usada. Así, en el RMC (art. 43.2) se establece que en el procedimiento de concesión, puede exigirse al titular de una marca que ha presentado oposición que justifique el uso de la misma. Frente al titular de una marca que ejercita una acción por violación de la misma, el demandado podrá solicitar, por vía de excepción, que el titular pruebe que la marca ha sido objeto de un uso real y efectivo (art. 41.2 LM). Y tampoco puede declararse la nulidad de una marca en base a la existencia de una marca anterior, si ésta no está siendo usada.

Corresponde al titular de la marca tanto la carga de la prueba del uso de la misma como de la existencia de causas justificativas de la falta de uso. La prueba puede hacerse por cualquier medio admisible en Derecho.

El uso que se exige de la marca tiene que ser efectivo y real en el ámbito territorial en que la marca está protegida (SSTS 1999). Y según el Auto del TJCE de 2004 "una marca es objeto de un "uso efectivo" cuando se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca".

Otra carga que pesa sobre el titular para mantener en su plenitud de efectos el derecho exclusivo consiste en que está obligado a ejercitar las acciones por violación de su derecho una vez que ha conocido que la violación ha tenido lugar. Si no lo hace así, esto es, si habiendo conocido la inscripción de una marca posterior o el uso de la misma no ejercita las acciones que le corresponden en un plazo de 5 años desde aquel conocimiento, el titular pierde su derecho a pedir la nulidad de la marca posterior y a impedir el uso de la misma.

El titular de la marca para mantener su derecho exclusivo tendrá que renovarla cada 10 años.

Marca y solicitud de marca como objeto de propiedad

La marca es un bien mueble inmaterial especialmente valioso, cuyo valor se mide por la cifra de negocios que se hace con el producto o servicio distinguido por la marca. Y ese bien mueble inmaterial puede pertenecer conjuntamente a diversas personas y ser objeto de negocios jurídicos y derechos reales.

La marca puede pertenecer proindiviso a varias personas produciéndose un supuesto de cotitularidad. Esa cotitularidad se rige en primer término por lo acordado entre las partes; en su defecto por lo dispuesto en el art. 46.1 LM y en último término por las normas sobre comunidad de bienes (arts. 392 a 406 CC).

Los negocios jurídicos que pueden realizarse para transmitir o ceder total o parcialmente una marca son la cesión y la licencia.

Hay que hacer sin embargo, una importante precisión. En efecto, los términos cesión y licencia de marca pueden tener dos significados diversos. En primer lugar pueden referirse a la transmisión total o parcial de la marca, pudiendo esta transmisión ser resultado de negocios jurídicos de diversa naturaleza.

En este sentido la cesión significa la transmisión total de la titularidad sobre la marca; esto es, en virtud de la cesión quien era titular de la marca deja de serlo, pasando la titularidad a otra persona distinta. Pues bien, este cambio de titularidad puede resultar: de la herencia, donación, permuta, compraventa, aportación social, etc. Es habitual que la cesión de la marca se realice por medio de una compraventa, por lo que a menudo se equiparan cesión y compraventa de la marca. En sentido habría que considerar que el negocio jurídico es la compraventa, y la cesión es el cambio de titularidad originado por aquélla.

Con la licencia ocurre algo similar. Como licencia puede entenderse el derecho a usar la marca.

Pero este derecho puede surgir también de negocios o instituciones jurídicas diversas: usufructo, aportación social o contrato de licencia en sentido estricto. Así el contrato de licencia, sería el negocio jurí- dico en virtud del cual se autoriza a una persona a usar una marca. Normalmente la licencia es retribuida por medio de regalías, es decir, que es habitualmente un contrato oneroso; pero también podría pensarse en licencias gratuitas, como se dan a menudo entre diversas empresas del mismo grupo.

Tanto la cesión como la licencia de la marca se pueden producir sin necesidad de ceder ni arrendar la empresa o la parte de la empresa dedicada a la producción de los bienes o servicios que identifica la marca. Ahora bien, si se transmite la empresa en su integridad o la parte de la empresa dedicada a la producción de los bienes y servicios identificados por la marca, deberá presumirse que se transmite también la marca, a no ser que exista un acuerdo en contrario o que la falta de transmisión resulte claramente de las circunstancias (arts. 47.1 LM y 17.2 RMC).

Para que el cesionario o el licenciatario puedan prevalerse de su condición de tales frente a terceros será imprescindible que la cesión o la licencia se inscriban en el registro correspondiente.

En virtud del contrato de licencia el titular de la marca, licenciante, otorga a un tercero, licenciatario, el derecho a utilizar la marca a cambio del pago de una regalía, para productos determinados y dentro de un ámbito geográfico concreto.

La licencia puede ser o no exclusiva. Si no se establece nada en el contrato, se presume que la licencia es no exclusiva y que, por tanto, el licenciante puede conceder licencias a otras personas para utilizar la marca para los mismos objetos y dentro del mismo ámbito geográfico que la licencia ya otorgada (art. 48.5 LM). Si la licencia es exclusiva, entonces el licenciante no podrá otorgar otras licencias y sólo podrá seguir utilizando él mismo la marca en el ámbito geográfico para el que ha otorgado la licencia, si se hubiera reservado expresamente ese derecho (art. 48.6 LM).

El hecho de que el licenciatario sea exclusivo tiene importancia también para legitimarle para el ejercicio de las acciones por violación frente a terceros.

La marca puede ser también objeto de derechos reales como el usufructo o la hipoteca mobiliaria. Esta última se rige por las normas de la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento y su inscripción en el Registro de bienes muebles es constitutiva de la hipoteca, debiendo notificarse posteriormente al Registro de la Propiedad Industrial (art. 46.2 LM).

Por supuesto, la marca como bien mueble inmaterial que es, puede ser objeto de ejecución forzosa, con independencia de la empresa (arts. 46.2 LM y 20 RMC). Y naturalmente también se incluirá en la masa del concurso del empresario o de quien sea el titular de la misma (art. 21 RMC).

Nulidad y caducidad de marcas

El derecho exclusivo sobre las marcas concedidas y registradas puede extinguirse por la declaración de la nulidad o de la caducidad de la marca inscrita. Tanto la nulidad como la caducidad pueden ser parciales, esto es, pueden extinguir el derecho exclusivo sobre la marca con referencia sólo a una parte de los bienes o servicios para los que la marca ha sido concedida.

La diferencia entre la nulidad y la caducidad es fundamental. La declaración de nulidad significa que la marca inscrita no reunió en el momento de su inscripción los requisitos legales para ser registrada; por ello la nulidad opera retroactivamente, es decir, que se considera que la marca que ha sido declarada nula no fue nunca válidamente concedida (arts. 54 LM y 54.2 RMC). Por el contrario, la caducidad de la marca, a la que se equipara la renuncia del titular sobre la misma, significa que la marca ha sido plenamente válida hasta el momento en que se produce la caducidad.

Si la causa de nulidad que se invoca consiste en que la marca fue concedida violando alguna de las prohibiciones absolutas de registro (esto es, cuando la marca no reunía en el momento de su solicitud los requisitos absolutos), o si la causa de nulidad consiste en que la solicitud se hizo de mala fe, entonces podrá ejercitar la acción, si se trata de una marca nacional, tanto la OEPM como cualquier persona que ostente un derecho subjetivo o interés legítimo. En estos casos de nulidad absoluta la acción es imprescriptible.

Si la causa invocada es de nulidad relativa, esto es, porque se concedió la marca violando una prohibición relativa de registro, es decir, por no haber tenido en cuenta la existencia de un derecho prioritario que impedía el registro, entonces la legitimación corresponderá al titular del derecho afectado, que será quien tenga un interés legítimo.

El titular de la marca prioritaria que haya tolerado durante 5 años consecutivos el uso de la marca posterior no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de esa marca posterior sobre la base de esa marca anterior, para los productos o servicios para los que se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca posterior se hubiera efectuado de mala fe. Y esta misma regla que impide al titular de la marca anterior ejercitar la acción de nulidad cuando ha tolerado durante más de 5 años el uso de la marca posterior, es también aplicable al titular de la marca nacional anterior en relación con la marca comunitaria posterior que ha venido siendo utilizada (arts. 52.2 LM y 53 RMC).

En el caso de las marcas nacionales la declaración de nulidad corresponde en exclusiva a los Tribunales ordinarios (art. 51.1 LM), los cuales podrán dictar la sentencia que declare la nulidad bien como consecuencia de la presentación de una demanda, bien como consecuencia de una demanda reconvencional presentada por quien hubiera sido demandado por violación de la marca. Por lo que se refiere a las marcas comunitarias las demandas de nulidad tienen que presentarse necesariamente ante la OAMI (arts. 51 y 52 RMC). Pero en los casos en que se ejerciten acciones por violación de una marca ante los Tribunales comunitarios de marcas, que han de existir en cada uno de los Estados miembros (en España los Tribunales de lo mercantil de Alicante), el demandado podrá presentar reconvención pidiendo que se declare la nulidad de la marca, en cuyo caso será competente el propio Tribunal para hacer esa declaración (arts. 91 y 92 RMC).

A diferencia de la nulidad, la caducidad de la marca implica que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce. Cabe distinguir dos grupos de causas de caducidad, según resulten o no de la voluntad del propio titular. Son causas que resultan directamente de la voluntad del titular de la marca la renuncia y la falta de renovación. En ambos casos corresponde a la Oficina de Marcas, a la OEPM para las marcas nacionales y a la OAMI para las marcas comunitarias, declarar la caducidad por esas causas.

Las causas de caducidad que no resultan directamente de un acto u omisión voluntarios del titular de la marca son las siguientes: a) Falta de uso de la marca, b) Genericidad sobrevenida de la marca por una actuación negligente del titular, c) Inducción a error a los consumidores como consecuencia del uso que hace de la marca su titular; y, d) Pérdida por el titular de los requisitos que le legitimaban para ser titular de la marca, por razones de nacionalidad, domicilio o sede de su establecimiento mercantil.

En todos estos casos de caducidad en sentido estricto, la caducidad tiene que ser declarada por los Tribunales ordinarios en el caso de las marcas nacionales, debiendo notificarse la sentencia firme a la OEPM para que proceda a la cancelación de la marca inscrita (art. 61 LM) y la declaración de caducidad de la marca comunitaria deberá ser pronunciada por la OAMI (art. 55 RMC), pero podrá ser declarada por los tribunales de marca comunitaria (en España los Tribunales de lo mercantil de Alicante), cuando se haya presentado ante ellos una demanda reconvencional en la que se solicite esa declaración de caducidad (arts. 91 y ss. en particular 96, RMC).

Marcas colectivas y de garantía

Las marcas de garantía y las marcas colectivas tienen una característica común, que justifica que el régimen jurídico de unas y otras sea en gran parte coincidente (LM arts. 74 a 78). Esa característica común consiste en que son marcas que no están destinadas a ser utilizadas por el titular de las mismas para distinguir en el mercado los productos o servicios producidos por él; por el contrario, se trata de marcas destinadas a ser usadas por personas distintas al titular de las mismas, que cumplan con los requisitos que establezca el Reglamento de uso que es exigible tanto para las marcas colectivas como para las marcas de garantía.

Diferencias entre las marcas colectivas: sólo pueden ser solicitadas por asociaciones de empresarios y por personas jurídicas de Derecho público; y las marcas de garantía: pueden ser solicitadas por cualquier persona.

La función de las marcas de garantía consiste en que el uso de la marca para un producto o servicio garantiza frente a los terceros que ese producto o servicio reúne las características enunciadas en el Reglamento de uso, características que han sido sometidas al control correspondiente. Las marcas de garantía, al igual que las marcas colectivas, pueden consistir en denominaciones geográficas.

Las marcas en el ámbito internacional

En el ámbito internacional un principio básico en materia de marcas es el de territorialidad. Esto significa que no existe una protección universal de las marcas, sino que su protección se limita al territorio para el que han sido concedidas. Este territorio es el de vigencia de la Ley nacional correspondiente o, en su caso, el ámbito regional en el que tienen vigencia las normas supranacionales de carácter regional, como puede ser el RMC cuyo ámbito de vigencia es todo el territorio de la UE. Así pues, para proteger una marca a nivel internacional es preciso solicitar la protección ante las Oficinas nacionales o regionales correspondientes de los territorios en los que esa protección desee obtenerse. Y esas solicitudes estará sujeta a la legislación vigente en el territorio para el que se solicita la protección.

Para facilitar la protección de las marcas en los distintos territorios, esto es, en los distintos Estados o uniones regionales, se han establecido diversos Convenios internacionales, con finalidades diversas pero complementarias. Por un lado existen convenios que tratan de asegurar la protección de las marcas en los distintos países, de manera que la legislación de cada uno de ellos permita obtener una protección mínima y efectiva para las marcas. Esta finalidad la cumplen el Convenio de la Unión de París de 1883 (CUP) para la protección de la propiedad industrial (última revisión, Estocolmo en el año 1967), y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que constituye el Anexo del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, en Marrakech 1994 (Acuerdo TRIPS, o Acuerdo ADPIC -español).

El CUP es fundamental en materia de propiedad industrial, se establecen tres principios básicos:

  1. Obligación de los Estados miembros de tener una legislación y una organización administrativa en materia de propiedad industrial (arts. 12 y 25).

  2. Aplicación del trato nacional a los súbditos de los Estados miembros (arts. 2 y 3), y

  3. Obligación de los Estados miembros de incorporar a sus legislaciones internas el contenido mínimo de derechos establecidos en el propio Convenio. Entre estos derechos mínimos están, en materia de marcas, la denominada prioridad unionista (art. 4).

Las marcas registradas en los diversos países son consideradas independientes entre sí (art. 6.3) y se rigen por las normas legales del país donde ha tenido lugar el registro.

Las normas contenidas tanto en el CUP como en el ADPIC están incorporadas a la legislación española, y, por lo demás, esas normas de los Convenios son invocables directamente ante los Tribunales españoles, en la medida en que sean autoejecutivas, esto es que sean normas que puedan aplicarse directamente sin necesidad de ninguna norma de desarrollo por parte del Estado español.

Otro Convenio, el Arreglo de Niza de 1957 relativo a la Clasificación internacional de productos y servicios para el Registro de las Marcas, revisado en Ginebra en 1977 y modificado en 1979. En este Convenio se establece la clasificación internacional que rige para el Registro de marcas en los distintos países. Esta clasificación es el denominado nomenclátor internacional, cuya última edición es la 8ª del año 2002, en el que figuran 45 clases de productos y servicios.

Para proteger una marca a nivel internacional existe un obstáculo gravísimo, porque la protección sólo puede conseguirse a nivel nacional o regional en el caso de la marca comunitaria. Esto es así porque cada país tiene su propia ley de marcas y su propia Oficina administrativa encargada de la concesión de las marcas. Por consiguiente, para obtener el derecho de exclusiva sobre una marca en un país determinado hace falta presentar la solicitud correspondiente ante la Oficina nacional de marcas y pagar las tasas correspondientes. La Oficina concederá la marca si así procede conforme a la ley nacional, tras haber seguido el procedimiento administrativo establecido. Y la marca concedida otorgará el derecho exclusivo a su utilización solamente en ese país. Si se quiere proteger en otros países habrá que solicitar la marca en cada uno de ellos. Y, por supuesto, si la marca no está protegida en un país eso significa que cualquier empresa podrá utilizarla o solicitar que se le conceda a ella el derecho exclusivo a su utilización.

El Arreglo de Madrid de 1891 sobre el Registro internacional de marcas, última revisión en Estocolmo 1967, y el Protocolo Madrid 1989, ofrecen una solución a ese grave problema, con una idea muy sencilla consistente en que mediante una única solicitud pueda conseguirse la protección de la misma marca en una pluralidad de Estados que son miembros del Arreglo.

El último Convenio internacional en materia de marcas es el Tratado de Derecho de Marcas de 1994, elaborado por OMPI, regula los aspectos formales que han de reunir las solicitudes de marcas que se presenten en los distintos países, así como los aspectos formales de los documentos de cesión y licencia de marcas para su inscripción en los registros nacionales correspondientes. Con este Tratado se pretende unificar los requisitos formales exigidos en los distintos países para la documentación sobre las marcas. La LM/2001 está ya plenamente adaptada a las exigencias de este Tratado.

Nombre comercial

El nombre comercial es el signo distintivo del empresario, esto es, art. 87.1 LM, "todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares".

El nombre comercial puede estar constituido tanto por los nombres patronímicos de las personas físicas y razones sociales o denominaciones de las personas jurídicas, como por denominaciones de fantasía o alusivas al objeto de las actividad empresarial o por anagramas o logotipos, o por imágenes, figuras y dibujos. Y es posible combinar varios de los signos mencionados para integrar el nombre comercial (art. 87.2 LM).

En Derecho español no rige el principio de veracidad del nombre comercial; éste no tiene por qué coincidir necesariamente con el nombre de la persona física empresario o la razón de denominación social de la persona jurídica. Se pueden adoptar libremente como nombre comercial los mismos signos que pueden constituir una marca salvo los tridimensionales.

La protección del nombre comercial ha de solicitarse ante la OEPM por el mismo procedimiento que rige para las marcas (art. 87.3 LM), se otorga para un signo referido a la actividad o actividades empresariales que realiza el empresario al que ese nombre ha de identificar. En este sentido rige también para el nombre comercial el principio de especialidad de las marcas, debiendo agrupar esas actividades por clases conforme al Nomenclátor internacional de productos y servicios de marcas, teniendo que pagar una tasa por cada clase para la que se solicite protección (art. 87.1 LM).

El nombre comercial no coincide como institución con el derecho del empresario a utilizar su nombre y apellidos si es persona física o su razón o denominación social si es persona jurídica.

La STS 1992 estableció al exigir el uso del nombre comercial extranjero en España para su protección en nuestro país. Y según el art. 9.1 d) LM se exige para la protección del nombre comercial no registrado, tanto extranjero así como español, que se pruebe su uso o su conocimiento notorio en el conjunto del territorio español.

Rótulo de establecimiento

A partir de la entrada en vigor de la LM/2001 ya no se puede solicitar el registro de los rótulos de establecimiento. Pero esto no significa, ni que desaparezcan los rótulos de establecimiento, ni que desaparezcan tampoco los rótulos de establecimiento registrados.

El rótulo como signo que sirve para distinguir e identificar los locales comerciales abiertos al público es una realidad del tráfico, que existe tanto si ese signo puede registrarse como si no es posible hacerlo. Si no puede registrarse, tendrá la protección que le otorga la LCD.

Si bien no puede solicitarse ya el registro de los rótulos de establecimiento, sí que subsistirá durante un período de tiempo muy largo la protección de los rótulos que fueron registrados o cuya solicitud de registro se presentó antes de la entrada en vigor de la LM/2001. Ese registro subsistirá hasta que termine su vigencia normal, o cuando termine la renovación por un período de 7 años a contar desde la entrada en vigor de la LM/2001, siempre que esa renovación se solicite en los 6 meses siguientes a esa entrada en vigor de la LM.

Durante el plazo en que dure la inscripción registral, el derecho que otorga el rótulo es el derecho exclusivo y las acciones que la LM/2001 establece para las marcas, pero referidas exclusivamente al ámbito municipal para el que el rótulo establece el derecho exclusivo (art. 83 LM/1988).

Una vez que quede sin efecto el registro del rótulo en virtud de lo dispuesto en la LM, todavía continúa una segunda fase transitoria de protección extrarregistral durante 20 años desde la cancelación del registro. En virtud de esa protección, aun después de cancelado el registro del rótulo, su titular podrá oponerse dentro del término municipal para el que hubiera estado protegido, y en relación con los mismos servicios o actividades, al uso de marcas o nombres comerciales confundibles con el rótulo.

Y una vez terminada la protección extrarregistral de 20 años, el rótulo de establecimiento podrá ser protegido permanentemente por las normas de la Ley de Competencia Desleal, referentes a la confusión y explotación de la reputación ajena.

En relación con la supresión del registro de los rótulos de establecimiento no debe ignorarse que la misma protección, pero más sólida, se puede conseguir registrando como marca de servicios de comercio minorista (STJCE de 2005), referidos esos servicios a los productos objeto de ese comercio, el signo que se pretende utilizar como rótulo.

La nueva problemática planteada por los nombres de dominio en internet

Función de los nombres de dominio

Los nombres de dominio tienen en internet la función de identificar los ordenadores en los que están situadas las páginas web; es decir que si se quiere acceder a una página web habrá que teclear el nombre de dominio correspondiente. Así pues, la función primaria del nombre de dominio es la de identificar y permitir el acceso a una página web; pero no puede ignorarse que junto a esa función localizadora, la propia página web identificada por el nombre de dominio opera en internet a modo de escaparate en el ámbito del comercio electrónico. En efecto, en la página web es donde los operadores económicos hacen su propia presentación y las ofertas de sus diversos productos o servicios. Por tanto, el nombre de dominio de la página web de un operador económico es su signo identificativo dentro del comercio electrónico y cumple dentro de ese ámbito un papel similar al que con carácter general corresponde bien a las denominaciones sociales, bien a los signos distintivos de la empresa.

Distintas modalidades de nombres de dominio

Por lo que se refiere a la asignación de los nombres de dominio, hay que partir de la existencia de nombres de dominio de primer nivel, unos genéricos y otros territoriales.

Los nombres de primer nivel genéricos se atribuyen a nivel mundial, en atención a la actividad dentro de la que se ha de integrar la página web correspondiente. Son dominios genéricos los siguientes sufijos: .com (instituciones comerciales); .edu (instituciones educativas); .gov (instituciones gubernamentales); .mil (instituciones militares); .net (servicios de proveedor de network); y, .org (organizaciones privadas).

La "Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números" (International Corporation for Assigned Names and Numbers-ICANN) aprobó nuevos nombres de primer nivel genéricos (top level Domain-TLD) que se han ido introduciendo a partir de mediados del año 2001. Esos nuevos sufijos de primer nivel son: .Info (uso general); .biz (negocios); .name (individuos); .pro (profesionales); .museum (museos); .coop (cooperativas comerciales); .aero (empresas aeronáuticas).

Por otra parte están los nombres de dominio de primer nivel territoriales, que son asignados en cada uno de los países, terminando por lo tanto con un sufijo que identifica al país correspondiente. A España le corresponde el sufijo .es.

Cada Estado establece la regulación para asignar los nombres de dominio de segundo nivel correspondiente a su ámbito territorial.

El problema de la incompatibilidad o confundibilidad entre el nombre de dominio, las denominaciones sociales, nombres de personas o signos distintivos registrados puede surgir por cuanto los órganos encargados de asignar los nombres de dominio son totalmente distintos de la Oficina Española de Patentes y Marcas o del Registro Mercantil Central.

Asignación de nombres de dominio con código .es

Las normas básicas conforme a las cuales se establece la regulación legal del sistema de asignación de nombres de dominio con el código .es aparecen en la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSICE). Esas normas básicas han sido desarrolladas en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet cuyo texto en vigor es el aprobado por Orden ITC 1542/2005.

LSICE, la gestión del registro de nombres de dominio de Internet con el código .es corresponde a la entidad pública empresarial Red.es, que sucedió a la entidad pública empresarial de la Red Técnica Española de Televisión.

Bajo el dominio ".es" pueden asignarse nombres de segundo y tercer nivel (PNND art. 3). Los nombres de dominio de segundo nivel, esto es, aquellos que incluyen un identificativo junto al código ".es", se asignan atendiendo a un criterio de prioridad temporal en la solicitud, sin comprobación previa (PNND art. 5). Esos nombres de dominio de segundo nivel pueden obtenerlos las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que tengan intereses o mantengan vínculos con España (PNND art. 6).

Para obtener la asignación de un nombre de dominio de segundo nivel es preciso que no esté previamente asignado; que cumpla las normas de sintaxis y demás normas comunes para la asignación de nombre de dominio ".es" y que no esté incluido en la lista de términos prohibidos y las limitaciones específicas y las listas de nombres de dominio de segundo nivel prohibidos o reservados recogidos. El cumplimiento de estos requisitos se comprobará con carácter previo en la asignación de cualquier nombre de dominio (PNND, art. 5).

Son términos prohibidos según el PNND (art. 11.2) aquellos que incluyan términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, a la moral o al orden público y aquellos cuyo tenor literal pueda vulnerar el derecho al nombre de las personas físicas o el derecho de propiedad industrial, así como aquellos que puedan atentar contra el derecho al honor, a la intimidad o al buen nombre o cuando pudiera dar lugar a la comisión de un delito o falta tipificado en el Código Penal. Los nombres de dominio solicitados que sean cancelados por incurrir en alguna de estas prohibiciones podrán pasar a formar una lista de nombres de dominio prohibidos.

Entre las limitaciones cabe mencionar la de incluir una expresión que coincida con algún dominio de primer nivel (tales como edu, com, gov, mil, uk, ar, jp, eu, etc.). Tampoco pueden asignarse nombres de dominio de segundo nivel que coincidan con nombres generalmente conocidos de términos de Internet cuyo uso pueda generar confusión.

En el PNND (art. 7.3 y 4) se prevé la creación de una lista actualizada de nombres de dominio de segundo nivel relativos a denominaciones de órganos constitucionales u otras instituciones del Estado que no hayan sido todavía asignados y que pasarán a tener con su inclusión en la lista el carácter de reseñados de tal forma que no puedan ser objeto de asignación libre. También está previsto la creación de una lista de nombres de dominio de segundo nivel relativos a denominaciones de organizaciones internacionales y supranacionales oficialmente acreditadas, no asignados previamente, y que tendrán igualmente el carácter de reseñados. Finalmente se prevé la aprobación de una lista de nombres de dominio de segundo nivel reseñados consistentes en topónimos que coincidan con la denominación oficial de AAPP territoriales y que no hayan sido previamente asignados.

Una novedad del PNND es la concesión de nombres de dominio de tercer nivel con el código es.

En efecto: a) com.es, b) nom.es, c) org.es, d) gob.es, e) edu.es

El indicativo com.es podrá ser solicitado por personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad que mantengan intereses o mantengan vínculos con España. Con el indicativo nom.es solamente podrán solicitar nombres de dominio las personas físicas que tengan intereses o mantengan vínculos con España. Con el indicativo org.es podrán obtener nombres de dominio las entidades, instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica y sin ánimo de lucro que tengan intereses o mantengan vínculos con España. Con el indicativo gob.es podrán obtener nombres de dominio las AAPP españolas y las entidades de Derecho público de ella dependientes, así como cualquiera de sus dependencias, órganos o unidades. Y con el indicativo edu.es podrán obtener nombres de dominio las instituciones, entidades o colectivos con o sin personalidad jurídica que gocen de reconocimiento oficial y realicen actividades o funciones relacionadas con la enseñanza o la investigación en España.

De todos estos indicativos solamente se procede a la comprobación previa del derecho a obtenerlos para gob.es y edu.es.

Al igual que en los nombres de dominio de segundo nivel, en estos nombres de dominio de tercer nivel no es posible obtener un nombre de dominio compuesto exclusivamente por apellidos o una combinación de nombres propios y apellidos si no existe una relación directa de esos nombres y apellidos con el solicitante.

Se impone a los solicitantes de nombres de dominio que faciliten sus datos identificativos, siendo responsables de su veracidad y exactitud, debiendo informar inmediatamente a la autoridad de asignación de todas las modificaciones que se produzcan en sus datos (PNND art. 13). Esta información es fundamental para dar seguridad a las relaciones establecidas a través de internet, pues ello permite determinar la persona que es titular del nombre de dominio y que por tanto responde de las actuaciones realizadas con el mismo.

Los nombres de dominio son transmisibles voluntariamente siempre y cuando el adquirente cumpla con lo previsto en el PNND; también lo son en los casos de sucesión universal "inter vivos" (fusiones o escisiones de sociedades) o "mortis causa" y en los de cesión de la marca o nombre comercial al que estuviera asociado el nombre de dominio. En estos últimos casos el sucesor o cesionario debe solicitar de la autoridad de asignación la modificación de los datos del registro del nombre de dominio (art. 12 PNND).

Se establece la figura de los agentes registradores, que han de desarrollar su actividad en régimen de libre competencia para asesorar a los usuarios, tramitar sus solicitudes y, en general, actuar frente a la autoridad de asignación para la consecución de la asignación de nombres de dominio (art. 4 PNND).

LA regulación del PNND establecida por la Orden 2005, la previsión de que la autoridad de asignación de los nombres de dominio con código .es debe establecer un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresa; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de AAPP y organismos públicos españoles.

Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos se ha inspirado plenamente en el establecido a nivel internacional por el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

El sistema de resolución de conflictos del ICANN sólo se aplica para los conflictos entre nombres de dominio y marcas confundibles, mientras que el sistema establecido en el PNND es aplicable en general a todo tipo de conflictos, no sólo de marcas; concretamente se citan también los conflictos con nombres comerciales y nombres de empresas, con denominaciones de origen, y con denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

Este sistema de resolución de conflictos tiene por objeto otorgar una protección eficaz contra el registro de nombres de carácter especulativo o abusivo.

El sometimiento de los titulares de nombres de dominio a este sistema de resolución de conflictos es obligatorio; pero no se trata de un auténtico arbitraje, puesto que las resoluciones dictadas en el sistema extrajudicial de conflictos sólo serán vinculantes para las partes si no inician procedimientos judiciales en el plazo de 30 días naturales a partir de la notificación de la resolución (PNND).

Nombres de dominio con código .eu

El Reglamento 733/2002/CE relativo a la aplicación del dominio de primer nivel ".eu" territorial. Hay que destacar que el dominio ".eu" coexiste con los códigos territoriales nacionales de los estados miembros de la UE.

El Reglamento establece quiénes pueden solicitar nombres de dominio con el código ".eu". Pueden solicitarlo las empresas que tengan su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Comunidad; o una organización establecida en la Comunidad sin perjuicio del Derecho nacional aplicable, o una persona física residente en la Comunidad (art. 4.2). Como puede apreciarse por tanto las entidades o personas residentes en España podrán solicitar nombres de dominio tanto con el código ".es" como con el código ".eu".

El Reglamento comunitario contiene una serie de normas tendentes, por una parte a evitar los registros especulativos y abusivos de nombres de dominio, como una política de resolución extrajudicial de conflictos, previendo además que se dicten normas con criterios para la posible revocación de los nombres de dominio, incluyendo la cuestión de los bienes vacantes; las cuestiones de lenguaje y conceptos geográficos y el tratamiento de la propiedad intelectual e industrial y otros derechos (art. 5.1).

Obligación de inscribir el nombre de dominio

Según impone el art. 9 LSICE, "los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España deberán comunicar al Registro Mercantil en el que se encuentren inscritos, o aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad, al menos un nombre de dominio o dirección de Internet". Esos nombres de dominio y su sustitución o cancelación han de hacerse constar en cada registro, y las anotaciones que se practiquen al efecto en los registros mercantiles han de comunicarse inmediatamente al Registro mercantil Central, para su inclusión entre los datos que son objeto de publicidad informativa por dicho registro. Esta obligación ha de cumplirse en el plazo de un mes desde la obtención, sustitución o cancelación del correspondiente nombre de dominio o dirección en Internet.

Esta obligación de anotación registral del nombre de dominio o dirección en Internet supone, en caso de incumplimiento, una infracción leve, que puede dar lugar de una multa de hasta 30 mil euros.

Compatibilidad y conflictos entre signos distintivos, denominaciones sociales y nombres de dominio

Hay que reconocer que la regulación española en materia de asignación de nombres de dominio tiene un alcance limitado. Ello es así porque también se puede obtener el mismo nombre de dominio de segundo nivel pidiendo su asignación a la entidad encargada del registro de los nombres de primer nivel genéricos, fundamentalmente del código genérico .com. Es decir que cualquiera que desee obtener un nombre de dominio podrá hacerlo sin tener en consideración las normas españolas, normas que como se ha visto han sido flexibilizadas por la nueva Orden de 2005 precisamente para hacer el registro de los nombres de dominio con el código es. tan sencillo como los nombres de dominio con código.com o .net.

Estos nombres de dominio con el código genérico .com se otorgan al primero que solicite el nombre de dominio de que se trate, sin necesidad de justificar ningún derecho sobre el mismo, siempre que no coincida con otro nombre de dominio previamente asignado. Así ha ocurrido que con ese código genérico .com se han atribuido miles de nombres de dominio que coinciden totalmente con marcas registradas o con denominaciones sociales, especialmente con marcas o nombres comerciales renombrados. Y ello ha planteado un grave problema, que está dando lugar a multitud de conflictos.

Ahora bien cuando la identidad o similitud del nombre de dominio con una denominación social o una marca o nombre comercial previamente registrados genere un riesgo de confusión en el mercado, cabrá utilizar las acciones legales establecidas con carácter general por el ordenamiento jurídico para tales casos. En los supuestos en que el riesgo de confusión en el mercado exista, podrán ejercitarse las acciones por confusión de la Ley de Competencia Desleal o por violación de marca o nombre comercial registrado, conforme a la LM.

El problema mayor surge porque las normas sobre competencia desleal son aplicables a las actuaciones en el mercado dentro del territorio nacional, y las marcas o nombres comerciales se protegen en territorio español si son registrados en la OEPM o en el territorio de la UE si se trata de marcas registradas en la OAMI. Y puede ocurrir perfectamente que la página web esté situada en un servidor fuera de esos territorios o que el domicilio del operador económico titular del nombre de dominio también esté fuera de los mismos. En tales casos se planteará por tanto un problema que puede no ser sencillo para determinar el Derecho aplicable (problema de Derecho internacional privado) y de órgano judicial competente. Si el servidor o el domicilio del titular del nombre de dominio están en España no existirán esos problemas añadidos.

Para solucionar el problema más grave de los que se han planteado hasta ahora, esto es el registro de nombres de dominio coincidentes con marcas idénticos o confundibles a marcas prioritarias, el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), que es la entidad creada para controlar la atribución de nombres de dominio en internet, ha establecido una reglamentación para la solución de conflictos en materia de nombres de dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), aprobada por esa entidad en 1999. En la nueva regulación de los nombres de dominio con código.es se ha establecido también un sistema de resolución extrajudicial de conflictos inspirado en la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, a la que se acaba de hacer referencia.

Todavía se plantea otro tipo de problemas en la relación entre denominaciones sociales y nombres de dominio. Consiste en la incidencia que puede tener para juzgar la identidad entre denominaciones sociales el hecho de que se pretenda inscribir como nueva denominación social una que sea idéntica a otra ya inscrita con la única diferencia de añadir a la denominación anterior el sufijo .com. u otro sufijo de nombre de dominio de primer nivel. Esta cuestión ya se ha planteado y fue objeto de la RDGRN 2000, que desestimó la calificación desfavorable efectuada por el Registrador Mercantil Central y aceptó el recurso gubernativo interpuesto por la entidad solicitante de la denominación social INTERNET.COM, SL, siendo así que ya figuraba reservada la denominación INTERNET, SA. Es evidentemente criticable esta resolución, puesto que el término .com es genérico para los nombres de dominio y no introduce ningún carácter distintivo. Así lo han declarado, con reiteración absoluta, los paneles de OMPI al resolver los conflictos entre marcas y nombres de dominio. Por ello, la resolución mencionada, que es de esperar que no condicione la doctrina posterior de la DGRN, lo que hace es introducir un nuevo elemento de confusión.

Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas

Protección de las indicaciones de procedencia por las normas de competencia desleal

En el tráfico económico ocurre con frecuencia que determinadas denominaciones geográficas son conocidas entre el público por su vinculación a productos con características determinadas. Ocurre así que el hecho de que unos productos de esa misma clase se ofrezcan como procedentes de la zona geográfica en cuestión significa para el público tanto como ofrecerle esos productos con las características típicas de la zona de procedencia.

Naturalmente, cuando una indicación de procedencia conocida por el público se usa para ofrecer o promocionar productos que no proceden realmente de esa zona geográfica, es obvio que se incurre en un acto de competencia desleal, puesto que en definitiva se trata de un acto engañoso, que induce a confusión con los productos verdaderamente procedentes de ese área geográfica y que pretende, por supuesto, aprovecharse de la reputación de los mismos.

En el Derecho interno español la protección contra las falsas indicaciones de procedencia se sitúa tanto en el ámbito de la publicidad y competencia desleales como en el de las marcas. En efecto, según la Ley General de Publicidad constituye publicidad engañosa aquella que utilice falsas indicaciones sobre el origen o procedencia geográfica de los productos. Y en la Ley de Competencia Desleal, aparte de las normas que prohíben los actos de confusión (art. 6) y engaño (art. 7), se prohíbe específicamente, como desleal, el empleo "de denominaciones de origen falsas" acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto y de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase" y similares". En la LM se establecen prohibiciones absolutas de registro para los signos que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia geográfica. Estas prohibiciones coinciden con las establecidas en el RMC.

Diferencia entre indicaciones de procedencia y denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas

Pero aparte de la protección general que las normas sobre competencia desleal otorgan contra las falsas indicaciones de procedencia, hay supuestos en los que la denominación geográfica adquiere una protección superior, en el sentido de llegar a constituir un derecho exclusivo de utilización dentro del tráfico económico. Es la protección que tienen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas.

En estos casos se trata de supuestos en los que existe una vinculación entre un lugar y un producto, cuya característica de calidad se conecta al medio geográfico en el que se produce (STC 1990).

Evidentemente la vinculación del producto de que se trate a la denominación geográfica conocida por el público atribuye a ese producto un valor añadido dentro del tráfico económico, y es lógico que sólo puedan beneficiarse de ese valor añadido los productos procedentes de ese lugar y que reúnen además las características o requisitos típicos de los productos de esa clase originarios de esa zona geográfica.

En el caso de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas el derecho exclusivo no es para una empresa determinada, sino para todas las empresas que elaboran los productos en la zona geográfica de que se trate y respetan las normas de control para las características de tales productos.

Progresiva expansión del ámbito al que se aplican las denominaciones de origen

Las denominaciones de origen como derechos exclusivos nacieron vinculadas especialmente a la producción de vinos y licores. La razón es que en estos casos las características del producto dependen no sólo del lugar de producción de la uva, sino también de los procedimientos típicos de elaboración del vino dentro de la zona de que se trate. Por ello, la regulación de las denominaciones de origen en España aparece por primera vez en el Estatuto del Vino de 1933, hoy es la Ley 24/2003 de la Viña y del Vino (LVV). A nivel comunitario en relación con los vinos [Reglamento 823/87/CEE], en los que se establecen disposiciones específicas relativas a los vinos de calidad producidos en regiones determinadas. Y a nivel internacional, el ADPIC establece una protección especial precisamente para las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas.

De la protección de las denominaciones de origen de los vinos se ha pasado a extender la posibilidad de esas denominaciones a los productos agrícolas y alimenticios. Así ha ocurrido en España, donde el RD 1573/1985, y posteriormente el RD 728/1988 establecieron la posibilidad de otorgar denominaciones de origen genéricas o específicas para productos agroalimentarios no vínicos. Y a nivel comunitario europeo el Reglamento 2081/92/CEE relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios sustituido por el Reglamento 510/2006/CE, actualmente en vigor, estableció igualmente el régimen de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas protegidas para productos agroalimentarios no vínicos.

Pero este proceso no se ha detenido con la extensión de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas a los productos agroalimentarios en general, sino que tiende a extenderse a todo tipo de productos cuyas características puedan vincularse al lugar concreto de su producción. Así lo ha reconocido en España la STC de 20 de 1990 que declaró la constitucionalidad de la Ley 9/1985 del Parlamento de Galicia, de Protección de las Piedras Ornamentales, basándose en la posibilidad de proteger mediante una denominación de origen precisamente a las piedras ornamentales procedentes de una zona geográfica determinada.

Reconocimiento de denominaciones de origen en España

La existencia de un derecho exclusivo sobre una denominación de origen exige su reconocimiento como tal denominación de origen por la autoridad competente, la cual debe delimitar el tipo de productos y la zona de producción de los mismos, y debe existir además un órgano de control para verificar que se respetan las normas de producción de la denominación de origen y también para actuar frente a terceros que la utilicen indebidamente. Todos estos factores concurren cuando se ha reconocido la existencia de una denominación de origen.

Las denominaciones de origen en sentido amplio pueden ser reconocidas tanto a nivel de Comunidad Autónoma como a nivel estatal español o a nivel comunitario europeo.

A nivel estatal interno español hay que tener en cuenta que en todos los Estatutos de autonomía se atribuye a la correspondiente Comunidad Autónoma la competencia legislativa sobre las denominaciones de origen, en colaboración con el Estado. Esto significa, según estableció la STC de 1986 que la Comunidad Autónoma que tiene competencia legislativa en esta materia puede reconocer denominaciones de origen con efectos inmediatos internos a nivel autonómico, pero esa denominación debe ser ratificada por la Administración del Estado, mediante una ratificación de carácter reglado, para que esa denominación de origen quede protegida en el ámbito nacional e internacional.

La LVV es aplicable solamente a las denominaciones geográficas de los productos vitivinícolas, pero no a las denominaciones de origen para otros productos distintos del vino, del vinagre de vino y demás productos derivados de la uva. Para las denominaciones de origen aplicables a productos ajenos al sector vitivinícola siguen en vigor las normas de la Ley 25/1970 Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes (arts. 79 a 103).

Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en la Unión Europea

En UE existe una regulación muy estricta para la producción de vinos, determinando las zonas de producción y las denominaciones de los mismos. La regulación con carácter general de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios distintos al vino está establecida en el Reglamento 510/2006/CE sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. Este Reglamento no se aplica a las denominaciones de origen de los vinos (excepto a los vinagres de vino) ni a las bebidas espirituosas, sino al resto de los productos agrícolas destinados a la alimentación humana, y también a la cerveza, bebidas a base de extractos de plantas, productos de panadería, pastelería, repostería o galletería, gomas y resinas naturales, pasta de mostaza, pastas alimenticias, heno, aceites esenciales, corcho, cochinilla, flores y plantas ornamentales, leña, mimbre, y lino espadillado.

El Reglamento protege no sólo las denominaciones de origen, sino también las indicaciones geográficas protegidas. Y define como denominación de origen "el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio: originario de dicha región, de dicho lugar determinado, o de dicho país, cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada".

También pueden considerarse como denominaciones de origen tradicionales, sean o no sean geográficas, pero que designen productos agrícolas o alimenticios procedentes de una región y que cumplan los requisitos fijados para la existencia de una denominación de origen (art. 2.2).

También se protege la indicación geográfica protegida (IGP), para designar productos agrícolas o alimenticios originarios de una zona geográfica delimitada y que posean una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción y/o transformación, y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada [art. 2.1 b)].

Como principio general "las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse" (art. 3.1 RDo).

Las solicitudes de registro, acompañadas del correspondiente pliego de condiciones que justifiquen el cumplimiento de los requisitos exigidos para la protección, pueden presentarse por las agrupaciones de productores o transformadores interesados en el mismo producto agrícola o en el mismo producto alimenticio ante el órgano competente del Estado miembro en el que se encuentre situada la zona geográfica a la que se refiera la denominación de origen o indicación geográfica. El Estado miembro ha de examinar la solicitud para comprobar que cumple las condiciones exigidas en el Reglamento comunitario y debe iniciar un procedimiento nacional de oposición para que puedan declarar su oposición quienes tengan un interés legítimo. Si se resuelve favorablemente la solicitud, el Estado miembro puede conceder a la denominación, a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la Comisión de la UE, a escala nacional y sólo de forma transitoria, una protección de conformidad con el Reglamento comunitario. Esa protección nacional transitoria cesará a partir de la fecha en que se adopte una decisión sobre la inscripción de la denominación de origen o de la indicación geográfica en el registro comunitario.

En España es el RD 1069/2007 que regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas y la oposición a ellas.

Las denominaciones registradas están protegidas contra la utilización comercial directa o indirecta de las mismas para productos no amparados por el registro, para impedir toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como "género", "tipo", "método", "estilo", "imitación" o una expresión similar y, en general, cualquier actuación a través de la cual se pretenda un aprovechamiento de la reputación de la denominación protegida, o cualquier práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto; y ello tanto si esas prácticas se realizan por menciones que aparezcan en los envases o embalajes, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate.